shutterstock_586286306上周,美国专利商标局(USPTO)为专利审查员发布了进一步的指南,指示基于不合格条件的申请被拒绝需要详细说明拒绝的依据。1 这项新要求与以前的准则不同,要求审查员在其驳回索赔中提供更多实质性信息。美国专利商标局(USPTO)与指南一起发布了几个示例,这些示例对于审查员和申请人均有用。2 这些示例说明了各种索赔情况,适当的资格分析以及潜在的申请人答复。3

该指南的目的是提起诉讼,并允许专利申请人有效地对驳回做出回应。4 多年来,审查员的申诉拒绝通知申请人,申诉是针对不合格的主题的,几乎没有进一步的指导。5 申请人的回应评估也是如此,因为审查员只会断言申请人的回应没有说服力,并且无法克服拒绝。6

本指南分为两类:“(i)审查员应如何根据§101制定主题资格拒绝,以及(ii)审查员应如何评估申请人对此类拒绝的回应。”7

资格拒绝应集中在两部分分析中 临时资格指导。在步骤2A中,审查员应具体确定权利要求中所述的抽象概念,自然规律或自然现象,然后解释为什么将其视为例外。8 在第2B步中,审查员应确定权利要求的其他要素,并提供解释,说明为什么这些要素(单独或组合使用)没有比所确定的例外“多得多”。9 在提出这些驳回意见时,USPTO建议审查员援引适当的法院裁决,并提出充分明确和具体的论点,以引起申请人的注意。10

关于申请人的答复,UPSTO敦促审查员充分评估提出的论点。11 它指出,“ [i] f申请人’的索赔修正案和/或论点有说服力地确定,索赔不针对司法例外或针对的范围远远超过司法例外,应撤回驳回,”,但[[i] f [申请人适当挑战考官’的发现,但审查员认为维持驳回是适当的,必须在下一次办公室行动中提出反驳。”12

尽管尚不清楚这些准则是否会影响发出的拒绝数量,但它们被视为对申请人的一种帮助。更重要的是,他们希望能够遏制全面不合格的拒绝,这使申请人对如何克服拒绝几乎没有指导。

1 一般见 美国专利和商标局,关于免除主旨资格和评估申请人对主旨资格的回应的备忘录(2016年5月4日), http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-memo.pdf [以下简称“ USPTO准则”。
2 看到 美国专利和商标局,主体资格示例:生命科学(2016年5月), http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-ex.pdf.
3 请参阅编号。
4 瑞安·戴维斯 UPSTO呼吁更明确地拒绝爱丽丝,协助申请人, LAW360(2016年5月5日,晚上10:49), http://www.law360.com/ip/articles/792961/uspto-calls-for-clearer-alice-rejections-aiding-applicants?spotlight=1.
5 请参阅编号。
6 请参阅编号。
7 美国专利商标局 Guidelines, at 2.
8 请参阅编号。
9 ID。
10 ID。 at 2.
11 ID。 at 5.
12 ID。 at 5.