shutterstock_586286306.上周,USPTO向专利审查员发出了进一步的指导方针,指示基于不可能性的申请的拒绝需要拒绝的详细解释。1 通过要求审查员在其索赔拒绝中提供更多实质性信息,从以前的准则与先前的准则不同。除了指导方针,美国专利署发出了几个例子,这对审查员和申请人相似有用。2 这些示例说明了各种索赔方案,适当的资格分析和潜在的申请人反应。3

指导方针的目的是提前起诉,并允许专利申请人有效地响应拒绝。4 多年来,审查员声称拒绝告知申请人,索赔是针对没有资格的主题,几乎没有进一步的指导。5 申请人的答复评估也是如此,因为审查员只断言申请人的回应是不受保卫的,并且未能克服拒绝。6

本指南分为两类:“(i)审查员如何在§101下制定主题资格拒绝,以及(ii)审查员如何评估申请人对此类拒绝的反应。”7

资格拒绝应该专注于发现的两部分分析 临时资格指导。在步骤2a下,审查员应具体地确定抽象的想法,自然法或自然现象的特异性如下索赔,然后解释为什么它被认为是例外。8 在步骤2B下,审查员应确定权利要求的其他元素,并提供了对为什么这些元素单独和组合的原因,而不是“明显更多”而不是所识别的异常。9 在制定这些拒绝时,USPTO表明,审查员们向适当的法院决定引用并制定了足够明确和具体的论据,以便将申请人提出通知。10

关于申请人的反应,富豪敦促审查员完全评估提出的论据。11 它指出“[i] f申请人’S索赔修正案和/或辩论说服地建立了索赔未指示司法例外,或者被引导至司法例外,拒绝应该撤回,“但”[i] f [ ]申请人妥善挑战审查员’S调查结果,但审查员认为保持拒绝适当,必须在下一个办公室行动中提供反驳。“12

虽然这些指南是否会立即显而易见的是,这些指南是否会产生拒绝的金额,但它们被视为申请人的援助。更重要的是,他们希望遏制毯子不可能的拒绝,即留下申请人的指导措施如何继续克服拒绝。

1 一般见 美国专利商标局,备忘录制定主题资格资格拒绝和评估申请人对主题资格拒绝的反应(2016年5月4日), http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-memo.pdf [以下称为“USPTO指南”。
2 一般美国专利和商标局,主题资格示例:生命科学(2016年5月), http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-may-2016-ex.pdf.
3 请参阅ID。
4 瑞安戴维斯, Upsto要求更清晰的Alice拒绝,援助申请人, Law360(2016年5月5日,晚上10:49), http://www.law360.com/ip/articles/792961/uspto-calls-for-clearer-alice-rejections-aiding-applicants?spotlight=1.
5 请参阅ID。
6 请参阅ID。
7 USPTO. Guidelines, at 2.
8 请参阅ID。
9 ID。
10 ID。 at 2.
11 ID。 at 5.
12 ID。 at 5.