印度部落保护美国专利不受商标保护的能力在美国联邦巡回法院受到了另一打击。联邦巡回法院 事前决定重申PTAB的决定,认为不能在 当事人之间的审查 (以下简称“ IPR”)诉讼程序。[1]

联邦巡回法院的判决基于最高法院判决中推导出的两个原则。首先,总的主张是:“在通过代理机构行事的联邦政府从事调查行动或进行裁决性代理机构行动的情况下,豁免权不适用。”[2]  其次,最高法院承认私人一方对国家提出的裁决程序与联邦机构发起的强制执行程序之间的区别。根据联邦巡回法院的裁决,豁免权通常可以在私人诉讼中援引,但在联邦机构发起的执法程序中则不能援引。

该意见将其大部分分析与知识产权诉讼区别开来,该诉讼与联邦海事委员会的诉讼不同,在该诉讼中,最高法院裁定可以援引国家主权豁免权。在 FMC Maritime Comm’n。S.C. State Ports Auth。,535 U.S. 743(2002)(“ FMC ”),最高法院裁定,由于FMC诉讼与联邦法院的民事诉讼具有“压倒性”相似之处,这使其“几乎无法区分”,因此,它们是“制宪者原以为国家享有豁免权的诉讼类型他们同意加入联盟时。”[3]  联邦巡回法院认为 FMC 这项决定对部落豁免权的问题具有启发性,并坚持最高法院的承认,即某些联邦机构发起的行动是各州无法援引豁免权的。 [4]

联邦巡回法院强调了知识产权程序与私人方在联邦机构之类的联邦机构之前进行的裁决程序之间的四个区别 FMC 。首先,联邦巡回法院强调说,美国专利商标局局长``在是否进行审查方面具有广泛的酌处权''。[5]  法院认为,尽管主任在如何进行知识产权诉讼方面受到“严重限制”,但是否提起诉讼的“完全酌处权”却“包容了整个诉讼程序”。[6]  因此,是“最终决定是否对主权进行决定”的是局长,“政治上负责任的联邦官员”,而不是私人政党。[7]

其次,知识产权中的“当事方角色”表明豁免权不适用。换句话说,在请愿人退学时,局长具有继续进行知识产权程序或参与任何上诉的能力“强化了以下观点,即知识产权是该机构在重新考虑自己授予的公共特许权方面的一种行为。”[8]

第三,知识产权中的程序 FMC ,请勿反映联邦民事诉讼规则(“ FRCP”)。与诉讼程序不同 FMC 而FRCP,在IPR程序中,请愿人不能修改请愿书(轻微的印刷或笔误),专利权人可以修改权利要求,发现选项更少,并且在初步程序中有所不同。[9]  这些差异足以使法院得出结论,认为知识产权诉讼“在功能和程序上均与地区法院诉讼不同”。[10]

最后,美国专利商标局有权利用其他“更具调查性”的程序来审查或重新审查专利这一事实,并不意味着知识产权程序是国会打算施加部落豁免的程序。 “仅存在不适用豁免权的更多询问性程序,并不意味着豁免权适用于同一机构之前的另一种类型的程序。”[11]

简而言之:

局长作为看门人的重要角色以及[PTAB]在没有当事方缺席的情况下进行诉讼的权力,使[联邦巡回法院]确信,美国专利商标局(USPTO)充当美国,是其作为上级主权的角色,可以重新考虑先前的行政机关授予并保护将专利垄断保持在其合法范围内的公共利益。[12]

目前尚不清楚这个传奇是否已经结束,但是,除非有上诉,否则看来所谓的将专利所有权转让给印度部落的计划不会使专利免受知识产权诉讼的影响。


[1] Saint Regis Mohawk Tribe,Allergan,Inc.诉Mylan Pharmaceuticals Inc.,Teva Pharmaceuticals USA,Inc.,Akorn,Inc. (联邦政府,2018年)。 (下载意见)

[2] 滑操作。在5

[3] ID 。在6(引用 FMC 在756和759)

[4] 联邦巡回法院明确表示,它并未决定在PTAB行动中是否适用国家主权豁免权。

[5] ID . at 8

[6] ID .

[7] ID . at 9

[8] ID .

[9] ID 。在10

[10] ID .

[11] ID 。在11

[12] ID 。 (省略内部引号)