shutterstock_511677256在上一个 博客文章,我们讨论了联邦巡回法院’最高法院裁定不愿放弃对索赔要求的控制 梯瓦1 裁定如 恩佐2 决定。这种趋势随着联邦巡回法院在 梯瓦 刚于上个月从最高法院还押。分歧的小组仍然找到主张的权利要求,特别是术语“分子量”3 不确定,因此无效,推翻地方法院。4 最高法院 梯瓦 同意特瓦(Teva)的意见5 从头审查新的索赔要求的各个方面与美联储不一致。 R.文明P. 52(a)(6),其中规定,只有在“明显错误”的情况下,才可以搁置地区法院的事实调查结果。6 法院解释说,提出索赔要求最终是一个法律问题,但是必须尊重附属事实调查结果,并根据“明显错误”审查标准进行审查。7 而且,虽然 梯瓦 未决,最高法院发布了 鹦鹉螺二世8 这项决定修改了美国联邦巡回法院针对35 U.S.C提出的不确定性的“绝对含糊不清”标准。 §112,¶2符合更严格的“合理确定性”标准。9

联邦巡回赛 上 remand relied heavily 上 key phrases from the Supreme Court’s 梯瓦 作出决定,以便对地区法院的“事实调查结果”进行战略分类。首先,大多数人指出,固有证据(权利要求,说明,起诉历史)有权重新审查,而基于外部证据的事实调查结果(例如专家证词)则因明显错误而受到审查。10 多数人澄清了他们的观点,即只有专利文件之外的内容才是事实性的,因为“最高法院明确指出,事实性成分包括'背景科学'或相关领域中相关术语的含义。时间段。'” 11 其次,多数人似乎警告说:“ [一方]不能仅仅让专家对此提出意见,就无法将专利的内部连贯性和上下文评估转变为事实。”12

基于这种推理,大多数人将地区法院的事实调查结果特别分类为“技术人员如何理解SEC生成的色谱数据反映分子量的方式。”13 多数人认为,虽然发现基于专家证词的事实调查结果显然不是错误的,但并未解决索赔项的含义。14

然后再谈两次诉讼专利的起诉历史,15 多数人指出,两者均受到不确定性的拒绝,因为术语“分子量”在没有更多特异性的情况下是没有意义的。16 响应于在第一续文中的这种拒绝,申请人成功地辩称“本领域普通技术人员可以理解千道尔顿单元意味着重均分子量[Mw]。”17 针对第二个续签中类似的驳回,申请人成功提出类似的索赔条件“峰平均分子量。”18

陷入一个明显的矛盾之中,Teva提供了专家证词,一个本领域的技术人员会得出结论,第一个延续中的定义在科学上是错误的,因为“分子量”的每种度量都可以用千道尔顿来表示。19 多数人对此进行了如下分析:唯一的事实发现是,熟练的技术人员会理解每种“分子量”都可以用千道尔顿来表示,但是法律结论是熟练的技术人员“应该理解申请人定义了术语“分子量”以Mw表示,以获取权利要求的限额。”20

因此,多数人得出结论认为,该请求权对无限期无效,因为“鉴于说明书和起诉历史,专利权人未能告知申请人。 合理确定性 本领域技术人员了解本发明的范围。”21

梅耶(Mayer)法官在异议中批评多数派,因为“首先对记录进行了独立审查,然后考虑了事后考虑,由于再次未能充分尊重初审法院的事实调查结果而误入歧途”。审判法院得出的重要和经过深思熟虑的事实调查结果。”22 梅耶法官’纽曼(Newman)法官的异议似乎与她的异议相吻合。 恩佐她辩称,大多数人无视区域法院基于“ [专家的证词相抵触并带有交叉盘问的让步”而作出的事实裁定,而无视法院的指示。 梯瓦.23

到目前为止,联邦巡回法院似乎仍然不愿尊重地方法院,即使地方法院严重依赖专家的证词。

1 梯瓦制药。 USA,Inc.诉Sandoz,Inc.,135 S. Ct。 831(2015)。
2 恩佐 Biochem,Inc.诉Applera Corp.。,780 F.3d 1149,1157-59(Fed。Cir.2015)。
3 分子量可以以至少三种不同的方式计算:峰平均分子量(Mp),数均分子量(Mn)和重均分子量(Mw)。每个结果都有不同的值。参见梯瓦制药。 USA,Inc.诉Sandoz,Inc.,第2012-1567号,2015年WL 3772402,第* 1页(联邦法院,2015年6月18日)。
4 ID。 地方法院认为该要求是明确的,并将“分子量”一词解释为峰值平均分子量(Mp)。 梯瓦制药。 USA,Inc.诉Sandoz,Inc. (马克曼勋章),810F。 2d 578,592(S.D.N.Y. 2011)。
5 Lighting Ballast Control LLC诉Phillips Elecs。北美公司,744 F.3d 1272(Fed。Cir.2014)(en banc); Cybor Corp.诉FAS Techs。,Inc.,138 F.3d 1448(联邦巡回法院,1998年)(英文)。
6 梯瓦,135 S. Ct。在838。
7 ID。 在837-38。
8 Nautilus,Inc.诉Biosig Instruments,Inc.。,134 S. Ct。 2120,2124(2014)(“ [W]裁定,如果专利的权利要求书根据描述该专利的说明书和起诉历史而未能告知,且该专利的无限期无效, 合理确定性,本领域技术人员了解本发明的范围。”)
9 梯瓦,2015年WL 3772402,* 3。
10 ID 。在* 2。
11 ID。 在* 5(引用Teva,135 S. Ct。在841)。
12 ID。
13 ID。 at *4
14 ID。
15 法院驳回了Teva关于“以后专利的起诉历史”的论点。 。 。声明“我们之前已经说过,今天重申,过去和将来对相关专利的起诉可能与给定的索赔期限的构建有关”,因此不能超越规范或使专利无效。” ID。 在* 5 n。 5; 也可以看看 Microsoft Corp.诉Multi-Tech Sys。,Inc.,357 F.3d 1340、1350(2004年联邦法院)(以前在意见中被引用为支持有关专利的起诉历史可被适当考虑为“无论是否该声明在有争议的特定专利的发布之前或之后进行。”)。
16 ID。 at *5
17 ID。 at *6
18 ID。 at *7
19 ID。
20 ID。
21 ID。
22 ID。 在* 9、11
23 恩佐 Biochem,Inc.诉Applera Corp.。,780 F.3d 1149,1159(Fed。Cir.2015)。