shutterstock_153244313PTAB最近被视为先决的两个决定,进一步澄清了请愿人何时有第二次机会向董事会提出专利挑战。为了将PTAB决定指定为优先事项,必须提名该决定-任何人都可以提名,包括公众。然后,首席法官,主任和对此进行表决的大多数PTAB法官必须同意,意见应具有先例性。由于过程的持续时间,决策通常被追溯指定为先决条件。

先前的决定解释了(1)PTAB的禁止反言以逐项主张为基础,并且仅适用于已做出最终书面决定(CBM2014-00176)的那些主张,以及(2)第二项投诉不会重新开始至少在此特定IPR的事实下,在有偏见和无偏见的情况下驳回第一份投诉时,一年的时间提出申诉。

在CBM2014-00176中,1 请愿人要求审查6,950,807美元的权利要求1-42。 PTAB对部分质疑的索赔(索赔1-9、13和34-42)进行了审判,并发布了最终书面裁决,认定这些索赔不具专利权。

同一请愿人要求审查同一专利的其余权利要求(即,权利要求10-12和14-33,它们不是第一项CBM的主题),因此提起了本案。
专利拥有人提出终止第二个CBM的主张,认为在授予后程序中的最终决定适用于“被请愿人质疑的任何专利权利要求,”包括在第一个CBM中提出质疑但未提出的索赔。如果PTAB采取这种方法,请愿人将不受质疑任何有关‘董事会前的807。

但是,PTAB决定“禁止反言适用于逐项主张”因此,禁止反言不适用于未提出的要求,因为这些要求并未导致最终的书面决定。因此,PTAB拒绝了专利所有人’终止第二个CBM的动议。

在IPR2015-00937中,2 问题在于“a complaint” in 35 U.S.C. § 315(b) refers to a first complaint that was dismissed both with and without prejudice. In other words, the PTAB ruled 上 whether the deadline under § 315(b) barring an IPR from being filed more than 上e year after the date of service of 投诉 applies to the first complaint, or whether the clock restarts after service of the second complaint.

The Petitioner (LG) was served with 投诉 alleging infringement of U.S. 6,513,088 上 two separate occasions: January 11, 2008 and October 16, 2014. The first complaint was dismissed both with and without prejudice. Within 上e year of receiving the second complaint, the Petitioner requested 当事人之间 对′088专利的审查表明,即使该请求是在第一次投诉提出后一年提出的:(1)该请求是在收到后一年内提出的“a complaint”从而满足第315(b)条的要求; (2)在驳回第一桩诉讼之后,双方都处于从未提出过第一份申诉的状态,并且(3)公平和公共政策考虑有利于“broad”§315(b)的解释。

PTAB将法定时间表解释为在第一次投诉提出后一年结束,因为双方没有离开,就好像从未提出过第一次投诉所引起的诉讼一样。 PTAB认为,在解决2008年投诉之后,双方实际上并不处于同一立场,因为禁止双方就某些产品提出先前的要求。此外,双方有义务遵守其和解协议的条款。此外,PTAB发现不充分的公平或公共政策原因也没有给LG有机会提交知识产权的机会,例如,LG仍然可以选择在PTO挑战专利权。 单方面 重新检查。

1 Westlake Services,LLC诉Credit Acceptance Corp.,CBM2014-00176,论文28(PTAB 2015年5月14日)。
2 LG Electronics,Inc.诉Mondis Technology LTD。,IPR2015-00937,论文8(PTAB,2015年9月17日)。