当专利申请人故意扣留物质参考以欺骗或误导审查员授予专利时,产生不公平的行为。必须通过清晰和令人信服的证据证明唯物性和意图。[1]attraasense., 这 en banc. CAFC表示,证明特定的意图欺骗美国专利和商标局(“USPTO”)需要明确和令人信服的证据:

(1)知识隐瞒材料信息;

(2)知识隐瞒信息是材料;和

(3)故意决定扣留信息。[2]

法院阐述了“欺骗的具体意图必须是能够从证据中汲取的单一合理的推理。”[3] 2017年7月24日,联邦电路发出了他们的意见 Regeneron. Pharms。,Inc.V. Merus,N.v.,上诉2016-1346,肯定对特定意图欺骗USPTO的这种不利推理。

2014年3月,Regeneron Pharmaceuticals,Inc。 Merus由于不公平的行为而怀疑未能的不可行性。

通常,'018专利涉及使用大DNA载体靶向和修饰真核细胞中的内源基因和染色体基因座。[4] 这种技术的一个实际用途是用户可以靶向和修饰小鼠中的特定基因,使得小鼠产生可被人类使用的抗体。权利要求1的“018专利”中,此处的唯一提出的权利要求,其全部内容“[a]遗传修饰的小鼠,其包含在其在其在内源小鼠免疫球蛋白基因座中插入的其种系列人的非角区基因区段。”[5]

在Merus由于不公平的行为导致的情况下对未能的不可行性的反向要求,它据称,Regeneron的专利检察官在起诉“018专利”期间,从USPTO中扣留了四个参考文献(“扣留了”)“)。根据Merus的说法,这些参考文献被引用在相关的美国专利起诉和欧洲反对意义上的第三方提交中,是“但是为”的材料,并被Regeneron扣留了欺骗USPTO的具体意图。在起诉“018专利”期间,Regeneron在起诉期间知道隐居的参考资料没有争议。然而,Regeneron认为,参考文献不是“但是为”材料,而是对美国专利局在起诉期间依赖的人累积的参考文献是累积的。 Regeneron还认为它没有特定的意图欺骗USPTO。

在地区法院的诉讼期间,Regeneron列出了一个图表和备忘录,由Regeneron的外部律师博士·琼斯博士,与他审查是否透露对USPTO披露的审查。在琼斯博士的沉积前夕,Regeneron披露了图表和备忘录。 Merus断言,这一披露导致了广泛的特权豁免并带来了迫使动议。

与豁免权特权有关,地区法院确定了雷格雄所需的任何文件,这些文件都反映了对披露某些参考资料是否应披露的其他思想,关注和考虑因素。地区法院的广泛订单包括任何其他备忘录或通信,与此类参考资料是否应披露给USPTO。在订单中包含的是Jones的图表博士或备忘录的草案,可能载有不同的结论,其他人质疑琼斯博士的结论等的备忘录。 Regeneron披露某些有限的文件,导致各方争论豁免的范围和Regeneron披露的文件的充分性。总而言之,地区法院得出结论,有三类文件表达了发现不当行为的严重关切:

  1. 未在特权日志(例如,具有科学考试结果,第三方申请PTO的众多Excel电子表格中,未经生成的非特权文件,而是依赖于诉讼,并提供给PTO的第三方文件,非律师不寻求法律咨询的事实陈述)。
  2. 以前的特权文件,Regeneron肯定地通过披露JONES备忘录而肯定地免除特权,并且根据其秩序征求下令的地区法院。
  3. 关于特权日志的文件,恰恰在Regeneron申请DRS的审判声明时恰恰在Regeneron放弃的那些主题。 Smeland和Jones。

第三类对地区法院最令人不安。在第三类中,地区法院得出结论,日志中的许多文件与迄今为止的特权直接相关。特别是,这些文件与DRS直接相关。 Smeland和Murphy在起诉“018专利”期间拒绝参考的精神印象。因此,这些文件与确定Regeneron特别旨在通过在起诉期间披露“018专利”的检控期间披露亚坡。因此,地区法院寻求另一种补救措施,并得出结论,从未公开的文件中向雷格纳顿吸引不利推理是合适的。地区法院最终得出结论,雷格雄在起诉“018专利”期间未能披露对USPTO的申请参考,以欺骗USPTO的具体意图。

地区法院安排了对Regeneron的不公平行为的努力试验,但基于不公平行为的两项要素分娩:关于扣除参考的唯物事事度的第一个长凳试验,以及关于欺骗USPTO的具体意图的第二个长凳试验。[6] 在第一次审判之后,地区法院发布了一项冗长的意见,详细说明了扣留了借口的唯物性。[7]

物质

“[a]普遍的问题,建立不公平行为所需的唯物性是对唯物性的。”[8] 现有技术的参考是“如果USPTO不允许索赔已经意识到未披露的现有技术,则为材料。” [9] 在确定参考的唯物性时,法院适用证据标准的优势,并给出了最广泛的合理建设。[10]

然而,参考不是​​用于材料,但是,如果它只是累积。[11] 当它“教导不仅仅是一个合理的审查员将考虑在USPTO之前被教导时的累积时,参考是累积的。”[12]

地区法院在 Regeneron. 问题发现某些未发现的参考文献是“但材料”,即使法院没有发现“018关于这些参考资料的实质内容”无效的“018专利要求”。

特定意图的不利推论

地区法院从未举行第二次审判,以确定Regeneron是否争取起诉期间欺骗USPTO的具体意图。相反,法院通过吸引特定意图的不利推理来制定终止的诉讼不当行为。特别是,地区法院讨论了Regeneron的反复违反了地区法院的发现订单,而不当的相关和非特权文件的分泌不当。根据这种不当行为,地区法院提高了不利的推论,即Regeneron的代理商未能披露对USPTO的特定意图欺骗USPTO的特定意图。

为了寻求不公平的行为,除了证明隐瞒参考的唯物性外,“被告的侵权人员必须证明专利权人致力于欺骗PTO的具体意图。”[13] “[A]法院必须权衡意图欺骗的证据,与其对物质性分析无关。证明申请人知道参考,应该知道其唯物性,并决定不愿意将其提交给USPTO并不能证明具体意图欺骗。“[14] “在涉及非信息的案件中,明确和令人信服的证据必须表明申请人谨慎决定扣留已知的重大参考。”[15]。但是,意向的直接证据不是必需的。法院可以从间接证据推断出意图。[16] 意图推动欺骗是恰当的,申请人与申请人反复使事实陈述的地方涉及“缺乏坦率的模式”,这种情况相反,与他所拥有的真实信息相反。“[17]

确定了拒绝申请的唯物性的唯物性,并引起了Regeneron的特定意图欺骗了USPTO的不利推理,地区法院确定了Regeneron致力于不公平的行为并持有“018专利”不可执行。

CAFC得出的结论是,大量证据支持地区法院的发现,但对扣留参考的重要性。[18] CAFC进一步认为,地区法院通过吸引Regeneron的特定意图欺骗USPTO的不利推理并没有滥用其自由裁量权。

异议

纽曼法官对谴责意图欺骗的大多数不能被推断出来。,依赖于 APTIX CORP. V. Quickturn Design Systems,Inc。,269 f.3d 1369(喂养。Cir.2001),提出诉讼不当行为不能支持发现不公平行为的未能可执行性。然而,在解决异议时,CAFC大多数证实,缔约方和地区法院都没有依赖 Aptix.,并有充分的理由: Aptix. 是顽皮的。 CAFC说,

在APTIX中,地区法院宣布为“惩罚”无法执行的专利,因为APTIX从事未南人工学说下的诉讼不当行为。在1378年的269 F.3D。我们扭转了持有“未洁净的手的学说[不]为地区法院的判断提供合适的基础,因为这种公平的学说不是惩罚的权力来源。” ID。我们这样做是因为“不合情不安的救济专门针对不当行为,而不参考是诉讼主题的财产。” ID。 在1376年。基本上,我们认为法院可能无法通过宣布未责任的专利来惩罚党的检控不当行为。在这里,不仅在起诉后的不当行为中被指责,而且在起诉期间的不公平行为中被指控。[19]

然而,Regeneron的诉讼不当行为滥用其起诉不当行为。特别是,Regeneron未能在起诉“018专利”期间披露与其起诉律师的精神印象直接相关的文件。地区法院提出了不利的推论来制裁这一诉讼不当行为。地区法院未持有未持续的专利,不惩罚Regeneron的诉讼不当行为。只有在Merus经过证明的剩余行为的剩余因素后,地区法院持有该专利不可执行。根据上诉人的广泛诉讼不当行为,包括上诉人使用剑和盾牌策略来保护博士。 Smeland和Murphy关于披露“018专利”在起诉期间对PTO的披露的思考,我们得出的结论是,地区法院通过吸引特定意图欺骗PTO的不利推理并没有滥用其自由裁量权。

练习提示

一般而言,将所有参考资料和相关的诉讼文件提交给USPTO并避免根据主题的唯物性确定必须确定向USTPO提交艺术的必要性。

在某些材料艺术在起诉期间无意中没有提交给USPTO的情况下,专利权者应考虑补充检查或 前方 重新审视有利于USPTO考虑挑战者可能会在诉讼期间对专利提出的信息和相关问题。


[1] attraasense.,Inc。v。Becton,Dickinson& Co., 649 F.3D 1276,1287(美联储。CIR。2011)(en banc.)。

[2] ID。 在1290年。

[3] ID。 (引用明星科学公司诉R.J.雷诺兹烟草公司,537 f.3d 1357,1366(美联储。CIR。2008))。

[4]  Col的'018专利。 1,ll。 17-33。

[5] ID。 在col。 29,ll。 24-26。

[6] 查看Therasense,Inc。V. Becton,Dickinson& Co.,649 f.3d 1276,1287(美联储。Cir。2011)(en banc.)。

[7] Regeneron. Pharm。,Inc.V. Merus B.v.,144 f。 3D 530(S.D.N.Y.Y.Y.MO)(“Regeneron I”)。

[8] attraasense. 在1291年。

[9] ID。

[10] ID。 at 1291–92.

[11] 看到挖掘。 Control Inc.V.Charles Mach。作品,437 f.3d 1309,1319(Fed。Cir。Cir。)(“然而,如果它仅仅是累积考官的信息,则拒绝否则材料现有技术的参考是不公平的行为的材料。”) 。

[12] 大学的居民。加利福尼亚州v。莉莉& Co。,119 F.3d 1559,1575(美联储。CIR。1997)。

[13] attraasense.,649 f.3d在1290。

[14] ID。 (引用明星SCI。,Inc.V.R.J.Reynolds烟草公司,537 f.3d 1357,1366(美联储。CIR。2008))。

[15] ID。 (引用Molins PLC v.Textron,Inc。,48 f.3d 1172,1181(Fed。Cir。1995))(省略了内部报价标志)。

[16] ID。

[17] Apotex Inc.V.UCB,Inc。,763 f.3d 1354,1362(美联储。CIR。2014)。

[18] Regeneron. Pharms。,Inc.V. Merus,N.v.,上诉2016-1346(美联储。CIR。2017年7月24日),可用 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1346.Opinion.7-24-2017.1.PDF.

[19] CF.在4(“[i] N为使专利无效,不公平的行为中,必须发生专利起诉。”)。“)。