shutterstock_5210236992016年4月1日,美国专利商标局(USPTO)发布了对发布后程序的最终审判实践规则的多项修订,即当事方之间的审查,授权后的审查,涵盖业务的过渡计划方法专利和衍生程序将于2016年5月2日生效。1 2014年中,美国专利商标局征求了从业人员的意见,以使审判程序更加有效和公平。 2016年4月1日发布的最终规则来自与某些输入相关的规则制定。本文讨论了下面的一些更改。

适用于这些发行后程序所有阶段的规则的一项更改涉及坦率规则(《美国联邦法规》第37卷第42.11条)的义务,特别要求对提交或以后主张使用的文件进行规则11型认证,其中签署文件的人必须证明符合37 CFR 11.18(b)(2)。例如,在法律文件中提出的立场是合法的,而不是出于任何不正当目的。特别是要求遵守37 CFR 11.18(b)(2)可能被视为多余,因为即使在当前更改为37 CFR 42.11之前,从业人员和当事人也受到37 CFR 11.18(b)(2)的约束。但是,应该指出的是,所做的更改不仅仅是规则11型认证的明确要求。规则42.11也作了修改,允许董事会对违反规则42.11的任何行为施加制裁,当事方在获得董事会的授权后可以提出制裁请求,如果未及时纠正所指称的违规行为,则将授权该动议。但是,根据美国专利商标局以往的经验,预计制裁很少发生。2

当前,索赔构建是由具有最广泛合理解释(BRI)的进行的。3 但是,在2016年4月1日,对37 CFR 42.100(b),42.200(b)和42.300(b)进行了修订,以允许任何一方使用第16条中规定的标准提出索赔要求。 菲利普斯4 如果动机证明专利将在根据《请愿书的提交日期的通知》输入后18个月内到期。该动议必须在呈请书提交后的30天内提出,因为美国专利商标局(USPTO)倾向于在机构做出决定之前解决其索赔标准适用的问题。 5 除非获得批准,否则PTAB将在索赔构造中使用BRI。

PTAB对BRI的使用得到了联邦巡回法院的确认。 库兹佐,但最高法院将在接下来的几个月内对该问题做出裁决。6 如果最高法院确认使用“一带一路”倡议,则当事方是否应为 菲利普斯BRI上的“标准类型”标准必须根据具体情况进行分析。如果索赔的范围可能更窄 菲利普斯类型标准而不是BRI,基于现有技术使索赔无效的可能性较小,但是,如果发布后程序未能使涵盖该索赔的所有索赔无效,那么请愿人可以在法院享有更好的非侵权地位。上访者的产品或活动。对于专利拥有者,除了上面讨论的无效和侵权的可能性外,潜在的范围更窄 菲利普斯类型标准可能会导致被许可人的产品或活动不被许可覆盖,从而导致专利所有者可能依赖的特许权使用费收入减少。因此,请愿人和专利所有人都需要分析其利弊,以确定是否应就该请求提起诉讼。 菲利普斯型标准。

2016年4月1日,对37 CFR 42.24进行了修订,将页数限制替换为请愿书中的字数,专利权人的初步答复,专利权人的答复以及对专利权人的答复。但是,包括修订动议和对异议的答复在内的动议仍受页数限制。美国专利商标局用字数代替了页数限制,以提高管理效率。7 使用字数统计代替页数限制可以通过鼓励更简明的主要情况介绍来改善宣传。除页码外,字数统计也是确定PTAB小组必须审查的主要简报中提供的书面信息量的一种更精确的方法。

2016年4月1日的最终规则还允许在专利拥有者的初步回应中提交新的证明证据。8 但是,如果新的证明证据会构成真正的实质性事实问题,则只有在机构决策阶段才能以有利于请愿人的方式解决该问题。9 不过,专利权人应考虑在初步答复中提供新的证明证据(如果有),因为如果没有真正的实质性问题,证据可以帮助说服PTAB小组不进行发行后审查。即使专家组不相信新证据,对于专利拥有者来说,在机构决策中从专家组中读取信息也很有用,以便专利拥有者可以决定在专利中应提供哪些其他更有说服力的证据。所有者的回应。

这些变化中的某些变化可能需要调整。过去使用的策略可能需要修改。但是,希望一些从业人员会发现,至少有一些更改会使发行后的诉讼程序更加有效和公平。

1 专利和审判及上诉委员会的《审判工作规则》修正案,FR 81750(2016年4月1日)。
2 ID。 在18760。
3 ID。 在18752。
4 菲利普斯诉AWH Corp.,415 F3d 1303,1314-1323(Fed。Cir.2005)(英语)。
5 81 FR at 18753。
6 关于Cuozzo Speed Techs。,LLC, 793 F.3d 1268,1278(Fed。Cir.2015),证书 授予Cuozzo Speed Techs。,LLC子公司名称。 v。李 136 S. 890(备忘录)(2016)。
7 81 FR在18761。
8 ID。 在18755。
9 ID。