shutterstock_170688149.是第一次,联邦电路涉及要求“actual notice”公布的专利申请,以便专利持有人在发布专利前获得损害赔偿金。1 该案件从地区法院授予的总结判决的呼吁起诉,即Adobe Systems在35 U.C.C中的专利前损害赔偿不承担责任。 §154(d),因为它没有了解已成熟的已发表的美国专利申请,该专利申请成熟到断言美国专利No.8,578,820中。

第154(d)第154(d)条规定了一般规则,即专利侵权的损害赔偿只能在专利期间累积,允许在发布到发布专利的申请的出版日期开始赔偿。为了获得这些损害赔偿金,专利持有人必须证明,在出版物中,被声称的索赔是“基本上相同”,最终发布的专利和2)被告侵犯者拥有“actual notice”公布专利申请。2

在满足35 U.S.c的“实际通知”的含义。 §154(d),法院得出结论,该术语包括公布申请的知识,但这种知识不必由于已发布申请所有者的行为而导致的。3。因此,法院驳回了Adobe的论点,即专利持有人的“肯定行为”是必要的“actual notice”发布申请的潜在侵权人机。但是,他们确实与Adobe同意,“建设性知识”不是发表申请的“实际通知”。 4

为了试图证明Adobe的出版物的“实际通知”,罗斯布德向法院提出了三种不同的理由。首先,玫瑰花蕾断言,由于各方参与了两个先前的法律诉讼,在与“820专利”和Adobe在820专利中提到了一个祖父母专利的专利,因此也知道“的出版物” 820专利申请。其次,Rosebud认为,因为Adobe遵循玫瑰花蕾及其产品,它将意识到出版“820专利申请。最后,Rosebud建议在防范专利侵权行为以寻找与断言专利相关的专利和应用程序的专利和应用程序时,它是标准的做法,因此,Adobe肯定会发现“820专利申请”的出版物。5

法院拒绝了罗斯布德的断言。法院指出,即使“280专利股份玫瑰花蕾和Adobe之间的先前诉讼的专利股票,也没有证据表明Adobe有关已发表的申请,具体而言,已发表申请的索赔。6 Knowledge of related patents does not equate to actual notice公布专利申请。7 关于玫瑰花蕾的断言,Adobe遵循玫瑰花蕾及其产品,法院没有发现没有证据表明Adobe或其员工正在监测RoseBud及其产品,并且特别是没有证据表明Adobe积极寻求RoseBud的已发表的专利申请。8 最后,法院不同意,在诉讼中审查相关专利或诉讼期间的申请是标准的做法,特别是因为玫瑰花蕾和Adobe之间的先前诉讼从未达到索赔建设阶段。9

基于联邦电路的裁决,两个潜在的实践提示对于在生物技术空间中起诉的公司出现。首先是考虑包括在应用中的所需产品的图片声明,使得公开应用的权利要求可以是满足35u.C.的“基本相同”的要求的形式。 §154(d)当他们最终作为专利发出时。虽然索赔的相似性要求没有特别解决 玫瑰花蕾,法院确实强调了潜在的侵权人具有实际知识的潜在侵权人“公布专利申请的索赔以及申请人正在寻求涵盖这些索赔的专利”的事实。“10

第二个技巧涉及是否在公司内或客户提供“竞争对手监控”政策。当然,法庭 玫瑰花蕾 表示简单地了解相关专利或应用程序,甚至监控客户的产品,可能不会上升到已发布申请所需的“实际通知”的水平。11 这个问题的答案肯定包括权衡以下竞争对手的价值,其中可能导致这个过程的风险“actual notice” of a competitor’S发表专利申请。12 最有可能每公司,以及生物技术空间中的每个技术部门都可能对此平衡有不同的答案。

1 玫瑰花蕾LMS Inc.,v。Adobe Sys。公司, 美国专利号2015-1428(美联储。CIR。2016年2月9日)。
2 35 U.S.C. §154(d)(2006)。
3 ID。 at page 7.
4 ID。 at page 5.
5 玫瑰花蕾, 第7-8页的第2015-1428号。
6 ID。 at page 8.
7 ID。
8 ID。 at pages 8-9.
9 ID。 at page 9.
10 ID。 at page 8.
11 ID。 at pages 8-9.
12 ID。 在第5页(“实际通知”的普通含义还包括没有肯定通知行为的知识。“)