shutterstock_170688149联邦巡回法庭第一次满足了“actual notice”为了使专利持有人在专利发布之前获得损害赔偿而对已发布的专利申请进行审查。1 该案源于地方法院对简易程序判决的上诉,该判决认为Adobe Systems对美国35 U.S.C规定的专利预发行损失不承担责任。 §154(d),因为它不了解已发展成所主张的美国专利号8,578,820的已公开美国专利申请。

第154(d)节规定了一般规则的例外情况,即专利侵权的损害赔偿只能在专利有效期内累积,允许损害赔偿从已成熟的已发布专利的申请公布之日算起。为了获得这些损害赔偿,专利持有人必须证明1)主张的权利要求在出版物和最终发布的专利中“实质上相同”,以及2)被控侵权人拥有“actual notice”公开的专利申请。2

在处理《美国法典》第35卷中的“实际通知”时§154(d),法院得出结论,该术语包括已发布申请的知识,但该知识并非一定要归因于已发布申请的所有人的行为。3。因此,法院驳回了Adobe的主张,即专利权人必须做出“平权法案”“actual notice”对已发布申请的潜在侵权者。但是,他们确实同意Adobe的观点,即“构成知识”不是已发布应用程序的“实际通知”。 4

为了证明Adobe对820专利之前的出版物具有“实际通知”,Rosebud向法院提出了三种不同的理由。首先,Rosebud断言,因为当事方已就与'820专利属于同一家族的专利参与了两项先前的诉讼,并且Adobe知道了'820专利的祖父母专利,因此它也知道了' 820专利申请。其次,Rosebud辩称,由于Adobe遵循Rosebud及其产品,因此它本来会意识到‘820专利申请的发布。最后,玫瑰花蕾(Rosebud)建议,在抗辩专利侵权指控以搜索与所主张专利相关的专利和申请时,这是标准做法,因此Adobe肯定会发现820专利申请的公开内容。5

法院拒绝了玫瑰花蕾的每一项主张。法院指出,即使'280专利与Rosebud和Adobe之间先前的诉讼所涉及的专利具有相同的规格,也没有证据表明Adobe知道已发布的申请,特别是已发布的申请的权利。6 Knowledge of related patents does not equate to 实际通知公开的专利申请。7 关于Rosebud关于Adobe遵循Rosebud及其产品的主张,法院没有发现任何证据表明Adobe或其员工正在监视Rosebud及其产品,特别是没有证据表明Adobe积极寻求Rosebud的已发布专利申请。8 最后,法院不同意在诉讼期间复审相关专利或诉讼中的专利申请是标准做法,尤其是因为Rosebud和Adobe之间的先前诉讼从未达到索赔构建阶段。9

根据联邦巡回法院的裁决,针对在生物技术领域进行起诉的公司有两个潜在的实践提示。第一种是考虑在应用程序中包含针对所需产品的图片声明,以使已发布申请的声明可以采用符合35 U.S.C的“基本相同”要求的形式。第154(d)条,它们最终以专利形式发布。尽管在以下方面没有具体解决权利要求相似性的要求 玫瑰花蕾,法院确实强调了潜在侵权者具有“了解已公开专利申请的权利要求以及申请人正在寻求涵盖这些权利要求的专利这一事实”的重要性。10

第二个技巧涉及是在公司内部还是为客户制定“竞争者监视”策略。当然是法院 玫瑰花蕾 指出仅了解相关专利或申请,甚至监视客户的产品,就可能不会达到已发布申请所需的“实际通知”水平。11 这个问题的答案当然包括权衡跟随竞争对手的价值,以防该过程可能导致“actual notice” of a competitor’的已公开专利申请。12 每个公司,以及生物技术领域中的每个技术部门,很可能对此平衡有不同的答案。

1 玫瑰花蕾 LMS Inc.,诉Adobe Sys。公司 第2015-1428号(2016年2月9日,美联储)。
2 35 U.S.C. §154(d)(2006)。
3 ID。 在第7页。
4 ID。 在第5页。
5 玫瑰花蕾 第7-8页的第2015-1428号。
6 ID。 在第8页。
7 ID。
8 ID。 在第8-9页。
9 ID。 在第9页。
10 ID。 在第8页。
11 ID。 在第8-9页。
12 ID。 在第5页上(““实际通知”的一般含义还包括未经肯定的通知行为而获得的知识。”)