shutterstock_454731811索赔构成也许是大多数专利纠纷中最关键的因素,但它也是最复杂的问题之一。除了涉及权利要求构建的所有其他复杂因素外,另一个麻烦是美国拥有两项权利要求构建标准:(1)美国专利商标局(PTO)所采用的“最广泛的合理解释”(BRI)标准;和(2) 菲利普斯 地区法院诉讼中使用的标准。1 现在,在实施AIA的PTO规则中已经阐明了PTO BRI标准, 2 表示专利权利要求的范围不仅取决于权利要求的语言,还取决于“根据说明书(如本领域的普通技术人员将解释的说明)给予其最广泛的合理解释。”3 另一方面, 菲利普斯 地方法院使用的标准给出了权利要求用语“在发明时该用语对所涉技术领域的普通技术人员而言将具有的含义。”4 重要的是,地区法院会对法院的整个记录​​进行分析,其中可能包括内在证据(权利要求,说明和起诉历史)以及外在证据(字典定义和专家证词),而专利审判和上诉委员会(PTAB)通常不太重视外部证据。5

在专利商标局和地方法院都解释了相同的索赔条件的情况下,最实际的影响是对地方法院诉讼程序的PTAB的影响。有时PTAB只是采用了地方法院的索赔要求结构。6Google诉Simpleair 例如,PTAB在共同待审的诉讼中审查了地方法院对9个索赔条款的解释,并确定每种解释“均符合规范中对其最广泛合理解释的要求”。7 PTAB因此采用了地方法院的结构,但也许他们倾向于这样做,因为双方都要求PTAB这样做。8 即使PTAB不采纳地区法院的权利要求结构,也可以由PTAB来考虑专利权人在地区法院的论点,这将在下面进行更全面的讨论,这反过来又可以使PTAB成为专利挑战者更有利的论坛。

此外,PTAB的债权解释可以为地方法院提供指导,某些司法管辖区比其他司法管辖区更愿意考虑。对于那些愿意考虑PTAB架构的司法管辖区,这至少可以为双方提供早期见解。9 此外,联邦巡回法院已指出,“对索赔条款的最广泛的合理解释可能与根据Phillips标准制定的术语相同或更广泛。但这不能缩小。”10 因此,可以将PTAB的构造视为设置外部界限。

即使PTAB和地方法院采取不同的分析途径,最终结果也可能相同。联邦巡回法院指出,在今年6月他们首次撤销PTAB IPR决定时,这是正确的。11 在Proxyconn中,联邦巡回法院裁定BRI标准下的PTAB犯了八项索赔的不可专利性,是基于某些条款的“不合理的广泛解释”。12

BRI标准对PTAB请求者更为有利,因为可以使用更多现有技术来使专利无效。此外,专利所有人在提起依赖于广泛权利要求的侵权立场时,应在地方法院谨慎行事。任何人都可以向专利商标局援引“专利所有人在联邦法院或专利局对特定专利的任何权利要求的范围内有立场的局中提出的陈述”。13 因此,专利拥有者可以将自己置于要求解释的立场,这允许在PTO程序中评估专利性的更多现有技术。

随着PTAB继续其非专利性裁决,这两个标准的进一步变化和实际含义将变得更加清晰。目前,对于从业者而言,尽早评估每种标准下的计划施工至关重要,尤其是在并行程序的情况下。

1 菲利普斯诉AWH Corp.,415 F.3d 1303(联邦巡回法院,2005年)(英文)。
2 37 C.F.R. §42.100(b),200(b),300(b)(2012);另请参阅Microsoft Corp.诉Proxyconn,Inc.,2014年15月42日,-1543年,单据。 (2015年6月16日,美联储),第6页)(重申BRI标准“被PTO法规正确采用”。)(引自In Cuozzo Speed Techs。,LLC,778 F.3d 1271(2015年美联储) ))。
3 菲利普斯 415 F.3d at 1316(援引美国科学技术院院士,367 F. 3d 1359,1364(Cir。2004));另请参阅SAP America,Inc.诉Versata Development Group,Inc.,CBM2012-00001,附加条款。 7-19(PTAB 2013年6月11日)(70号文件)(讨论最广泛的合理解释标准的历史及其在AIA程序中的适用性);专利审查程序手册(M.P.E.P.)§2111。
4 菲利普斯,415 F.3d at 1313。
5 ID 。在1315、1317;另请参阅格兰特·福特, 最广泛的合理解释与普通和习惯含义的比较:–在PTAB和地方法院采用不同的索赔构建标准带来的挑战, SUGHRUE (Sept. 11, 2014), http://www.sughrue.com/Broadest-Reasonable-Interpretation-vs-Ordinary-and-Customary-Meaning-8211-Challenges-Introduced-by-Applying-Different-Claim-Construction-Standards-at-the-PTAB-and-District-Courts-09-11-2014/ (describing the extrinsic evidence considered by the court in Starhome GMBH诉AT&T Mobility LLC,743 F.3d 849(联邦巡回法庭,2014年)以及如何在内部记录中获得不同的结果)。
6 Google 在c.诉Simpleair 在c.,CBM2014-00054,滑动操作。 9(PTAB 2014年5月13日)(文件19)。
7 ID。
8 ID。
9 看到 安德鲁·J·拉加塔& George C. Lewis, 跨部门审查如何如此迅速地成为一种有价值的工具, LAW360(2013年8月16日下午12:01),http://www.law360.com/articles/463372/how-inter-partes-review-became-a-valuable-tool-so-quickly(描述快速该规约规定的知识产权时间表,“可能会对当事方如何看待侵权案的案情产生重大影响,并进一步提早解决案件”)。
10 脸书,v.Pragmatus AV,LLC,582 Fed。 App’x 864、869(联邦巡回演唱会,2014年), 拒绝 (2014年10月30日)。
11 Microsoft Corp.诉Proxyconn,Inc.,2014-1542年,-1543年,滑动操作。 (美国联邦巡回法院,2015年6月16日,美国)15时(注意,如果他们采用 菲利普斯 框架); 也可以看看 IPR2012-00026,IPR2013-00109。
12 2014-1542,-1543,滑动操作在9点,12点
13 35 U.S.C. §301(a)(2)(2012)。