2015年8月20日,USPTO公布了授予后诉讼程序(IPR,CBM和PGR)的额外拟议的惯例规则;集体“PGPs”)在专利审判和上诉委员会之前(“PTAB”).1 拟议的规则是为了回应公众和从业者提供的意见,以帮助使诉讼程序更加透明和有效。2

在拟议的规则中,旨在:1)澄清并确认,在PGPS期间使用最广泛的合理解释标准(“BRI”)索赔建设; 2)实施规则-11型标准,要求从业者证明在PTAB之前的陈述是合适的,并且违反这种标准可能会导致制裁; 3)重申PTAB最近修订的惯例,如此澄清 古老纪念碑 trial,3 更容易通过PGP中的专利所有者允许索赔修正案。4

也许至少来自专利人员的角度来说,最重要的建议是能够在专利所有者对提出PGP的请愿书的反对中包括新的推荐证据,例如专家声明。截至目的,专利所有者在诉讼阶段的请愿阶段可以处于劣势,因为它们仅限于审理委员会的律师,而不是支持挑战者的请愿书。相比之下,挑战者的请愿书几乎总是支持一个,如果不是很多,专家声明。挑战者也有更多的利益,更多的时间来制定他们的论点。结果,许多争论,PTAB更加易于研究,因为与反对相比,请愿书被专家意见支持。

根据PTAB的最新统计数据,PTO的拟议变更可能最终成为帮助级别专利所有者的竞争环境的重要工具。截至2015年7月31日,自2012年以来,已提交了3,655份后申请后请愿书 - 其中大多数是知识产权请愿(3,277或90%)。5 生命科学专利并非免疫,占2015财年申请的授权后请愿人数的14%,有针对性的生物技术领域的专利,化学品和药品领域。6

知识产权请愿的命运是有益的。在提起的3,277个知识产权请愿书中,1,777届达到最终处置。在1,777份请愿书中,950(53%)被拒绝,解决或解雇(数据尚不清楚每类别的申请数量),并在剩余的827(47%)上进行试验。在所提起的827个申请中,由于解决,解雇或不利判决要求,在审判期间终止了380(46%)(再次,数据不澄清每个类别的数据),其余447(54%)完成试用。

这就是数据变得有趣的地方:在完成审判的447个人诉讼程序中,其中295名(66%)导致所有所提起索赔被宣布,请愿书(18%)导致一些被宣布的索赔不可行。因此,最后, 只有16% 在知识产权和完成的审判中受到挑战的专利逃脱了毫发损失。7

这并不令人惊讶,那么基于这种数据,该专利所有者认为PGPS负重有利于挑战者和可专利性。那么,PTO的建议规则如何改变游戏?简而言之,避免PGP的机构可能是专利所有者保持专利完整的最佳机会。如上所示,如果所提出的请愿和审判开始(特别是IPRS,特别是),挑战声称完整的可能性是薄薄的。

期望是,通过允许专利所有者包括专家宣言,也许其他证据,在反对请愿书中,通过减少首先制定的申请人数来增加挑战声称的可能性。时间将判断是否会发生这种趋势,但看起来PTO正在倾听并试图播放该领域 - 至少从专利所有者的角度来看。

采用拟议规则的挑战者和专利所有者的潜在策略可能包括:

挑战者 - 甚至更强大的申请,具有众多专家声明;保留尽可能多的专家(即使每个人都没有使用声明),以消耗专利所有者可用的专家领域;目标更脆弱的声称可以提高申请的可能性。

专利所有者 - 尽快保留专家(即使在提交申请之前,您是否怀疑挑战);向申请提出支持,支持专家声明;投资知识渊博和经验丰富的专利起诉从业者,以确保具有许多专利和索赔的强大专利,涵盖您的产品/方法。

1 在PTAB之前审判的实践规则修正案,80份美联储。 reg。 50719,50720-47(2015年8月20日)。
2 ID。 at 50721.
3 请参阅Masterimage 3D,Inc.V.ReaD Inc.,No.IP1 2015-00040(P.T.A.B.第2015年7月15日决定)。
4 在PTAB之前,80份美联储。 reg。在50721-25,50744;另见Michelle K. Lee,PTAB更新:拟议关于涉及PTAB试验程序的规则的变更,主任论坛:来自USPTO领导的博客(2015年8月19日,9:03 AM) http://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab_update_proposed_changes_to.
5 PTAB. Statistics (July 31, 2015).
6 ID。
7 ID。