shutterstock_4110974112015年8月20日,美国专利商标局(USPTO)针对授权后程序(IPR,CBM和PGR;共同发布了其他拟议的业务规则)“PGPs”)送交专利审判和上诉委员会(“PTAB”).1 拟议的规则是对公众和从业人员提出的意见的回应,旨在帮助使程序更加透明和有效。2

拟议的规则包括旨在:1)澄清和确认使用最广泛的合理解释标准(“BRI”)在PGP期间进行索赔构建; 2)实施Rule-11-type标准,要求从业人员证明其在PTAB之前的陈述是正确的,并且违反该标准可能会导致制裁;和3)重申PTAB’的最新修订做法,如 主图像 试用 3 of more readily allowing claim amendments by patent owners in PGP.4

也许是最重要的建议,至少是专利所有人的建议’s的观点是在专利拥有人中包括新的证明证据(例如专家声明)的能力’反对成立PGP的请愿书。到现在为止,专利所有人在诉讼的请愿阶段可以说处于不利地位,因为在没有专家声明支持的情况下,专利所有人只能对律师的论点进行回应。’请愿书。相反,挑战者’一份请愿书几乎总是得到一个专家声明的支持(即使不是很多)。挑战者还拥有更多的时间来提出自己的论点,从而获得额外的好处。结果,许多人认为,PTAB更倾向于提起诉讼,因为与异议相反,请愿书得到了专家意见的支持。

根据PTAB的最新统计数据,PTO ’提议的更改最终可能成为帮助为专利所有者创造公平竞争环境的重要工具。截至2015年7月31日,自2012年以来已提交了3,655笔授权后申请,其中大部分是知识产权申请(3,277笔,占90%)。5 生命科学专利不能幸免,因为在2015财年提交的授权后请愿书总数中有14%是针对生物技术,化学和制药领域的专利。6

知识产权请愿书的命运具有启发性。在提交的3,277份知识产权请求中,有1,777份已达成最终裁决。在1,777份请愿书中,有950份(53%)被拒绝,和解或驳回(有关每个类别中有多少份请愿书的数据尚不清楚),其余827份(47%)则进行了审判。在提出的827项请愿书中,有380项(占46%)在庭审期间由于和解,解雇或要求不利的判断而被终止(同样,数据无法说明每个类别中有多少种),其余447项(占54%)完成试用。

数据变得有趣起来:在完成审判的447项知识产权程序中,其中295项(占66%)导致所有提出的主张都被宣布为非专利,而请愿书中的81篇(占18%)导致了一些提出的主张被宣布。不可专利。因此,最后, 只有16% 在知识产权中受到挑战并完成审判的专利毫发无损。7

因此,基于这些数据,专利权人感到PGP权重很高,有利于挑战者和可专利性,这不足为奇。那么,PTO如何’建议改变游戏规则?简而言之,避免设立PGP可能是专利所有人’保持其专利完整的最佳机会。如上所示,如果提出请愿书并开始审判(尤其是IPR),则被质疑的主张完整无缺的可能性很小。

可以预期的是,通过允许专利所有人在反对申请中包括专家声明和其他证据,保留质疑的权利的可能性将通过减少最初提出的申请总数而增加。时间会证明这种趋势是否会发生,但是,PTO似乎在倾听并试图公平竞争-至少是从专利所有人那里’s perspective.

假设采用了拟议的规则,那么挑战者和专利所有人都可以采取的潜在策略可能包括:

挑战者 –带有大量专家声明的更强有力的请愿书;保留尽可能多的专家(即使不是每个人都使用声明),以耗尽专利拥有人可用的专家领域;针对较脆弱的主张,以增加被批准的可能性。

专利拥有人 –尽快聘请专家(如果您怀疑有异议,甚至可以在呈请之前);在专家声明的支持下对请愿书提出异议;投资知识渊博,经验丰富的专利起诉从业人员,以确保拥有包括您产品/方法在内的众多专利和权利要求的强大专利。

1 PTAB 之前的《审判工作规则》修正案,美联储80。 Reg。 50719,50720-47(2015年8月20日)。
2 ID。 在50721。
3 请参阅MasterImage 3D,Inc.诉RealD Inc.,第IPR 2015-00040号(P.T.A.B.决定,2015年7月15日)。
4 PTAB 之前,美联储80。 Reg。在50721-25、50744;另请参见Michelle K. Lee,PTAB更新:拟议的PTAB审判程序规则更改,主任论坛:USPTO领导层博客(2015年8月19日,上午9:03) http://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab_update_proposed_changes_to.
5 看到 PTAB 统计信息(2015年7月31日).
6 ID。
7 ID。