shutterstock_309625781专利审判和上诉委员会(“ PTAB”)最近在IPR2015-00822(以下简称“ 822 IPR”)中裁定,不得以请愿人签署了包括“无异议”条款的和解协议的合同禁止反言来排除一个机构 当事人之间 审查专利权人的潜在偏见不超过对申请人的偏见,使申请人失去在专利局提出质疑专利权利要求的机会。1

多年以来,许可协议的合同禁止反言的法律格局已经从执行纯粹的合同法律协议以适应联邦政策“有利于自由竞争,不值得专利保护的思想”转变。2

被许可人禁止反言的背景

从历史上看,被许可人禁止反言是“专利许可协议下的被许可人不能在合同规定的特许权使用费诉讼中质疑被许可专利的有效性的原则。”此规则由最高法院在1950年制定。3 将近二十年后的1969年,最高法院否决了被许可人禁止反言的学说,转而使用俗称 里尔 原则,即不因侵权或合同要求而阻止被许可人质疑许可专利的有效性的原则。4 法院在 里尔 但是,没有讨论被许可人在权利上是否具有在遵守许可协议的同时单方面质疑许可专利的有效性的能力。联邦巡回赛 Gen-Probe 当它认为被许可人必须首先违反许可协议才能获得第三条的资格时,澄清了此问题。5 联邦巡回法院指出,这使被许可人不仅要支付特许权使用费,而且还要支付三倍的赔偿金和律师费。最高法院 医学免疫诉Genentech,被否决 Gen-Probe.6 最高法院在 医学免疫,位于今天的Google确认,被许可人可以通过支付合同要求的特许权使用费来挑战许可专利的有效性,同时仍然履行许可协议下的合同义务。

PTAB决定

在“ 822 IPR”中,Dot Hill Systems Corp.(以下简称“ Dot Hill”)提交了一份请求书,要求机构 当事人之间 审查美国专利号6,425,035 B2(以下简称“ 035专利”),并要求与已提出的程序IPR2014-01197(以下简称“ 1197程序”)合并。 Dot Hill的请愿书提出了相同的挑战,并依赖与1197年诉讼程序相同的现有技术和专家证词。

在提交知识产权申请之前,“ 035”专利拥有者Dot Hill and Crossroads Systems,Inc。(“ Crossroads”)是涉及“ 035”专利的多个地区法院诉讼的当事人。这些诉讼最终达成了包括“无异议”条款的和解协议。双方在“无异议”条款中达成一致,除非法律要求,否则Dot Hill不会对'035专利的有效性提出异议或参与或协助质疑。7

Crossroads在初步回应中指出, 除其他外,以合同方式禁止Dot Hill质疑035专利的有效性,因此PTAB应拒绝该请求。 Dot Hill辩称,PTAB没有管辖权考虑合同禁止反言,理由是PTAB裁定确定转让人禁止反言不会妨碍建立禁止性反言。 当事人之间 评论。8 相反,Crossroads认为转让人禁止反言是可以区分的,而合同禁止反言则植根于公共利益。

PTAB指出,PTAB判例法得出的结论是:“没有明确的[法定]条文规定基于平权的禁止反言状的辩护,例如转让人禁止反言,不包括强制性的禁令。 当事人之间 评论。”9 因此,PTAB进行了同样的法定分析,得出的结论是合同禁止反言不排除Dot Hill质疑专利局'035的有效性。

在决定批准Dot Hill的机构请愿书时,PTAB权衡了各方的偏见。 PTAB指出,Crossroads不会承受任何额外的负担,因为“ 0822知识产权”将与“ 1197年”一起面临同样的挑战,并依靠相同的现有技术,而Dot Hill将扮演“研究不足的角色”。相反,PTAB强调,由于没有机会在局之前质疑'035专利的主张的有效性,Dot Hill会受到偏见。

许可方的实际考虑

在为未决诉讼起草和解协议时,许可人可以通过在和解协议中加入无挑战条款以及被许可人在有效性挑战失败时将要面对的后果,来尝试在USPTO之前防止未来的有效性挑战。例如,许可人可以包括以下条款:如果被许可人在美国专利商标局之前未成功质疑专利的有效性,则被许可人的许可可以例如从排他性转换为非排他性;导致特许权使用费率提高,里程碑付款加速;和/或支付律师费。

1 Dot Hill Systems Corp.诉Crossroads Systems,Inc.,案例IPR2015-00822,滑动操作。 (PTAB 2015年9月17日)(第18号文件)。
2 里尔,Inc.诉Adkins395 U.S.653 656(1969)(引用略)。
3 自动无线电制造公司诉Hazeltine Research,Inc.,339 U.S. 827,836(1950)。
4 里尔,在673-76./span>
5 Gen-Probe Inc.诉Vysis,Inc.。359 F.3d 1376(联邦巡回法院,2004年)。
6 医学免疫 Inc.诉Genentech,Inc.。549 U.S. 118(2007)。
7 例如2207经修订的和解与许可协议,IPR2015-00822(文件72)(“只要许可有效,Dot Hill同意不会对任何第三方提出质疑,参与任何挑战或协助任何第三方挑战有效性或“ 972专利家族中任何专利的可执行性,除非传票,法律或任何政府或监管机构要求”)。
8 看到 IPR2015-00822在6-7(引用 Redline Detection,LLC诉Star Environtech,Inc.,案例IPR2013-00106,滑动操作。第4页(PTAB 2013年10月1日)(第40页); Athena Automation Ltd.诉Husky Injection Molding Sys。有限公司,案例IPR2013-00290,滑动操作。第13页(2013年10月25日,太平洋反腐败委员会)(第18号文件); Palo Alto Networks,Inc.诉Juniper Networks,Inc.,案例IPR2013-00369,滑动操作。于11-12(PTAB 2013年12月19日)(文件16))。
9 ID。at 8