SAS Institute Inc.诉Iancu

正如我们最近在配套文章中指出的那样 第2部分(第1部分):最高法院和当事人之间的审查,最高法院在两项与 当事人之间 美国专利商标局审查(“ IPR”)。在 Oil States Energy Services LLC诉Greene’s Energy Group LLC, 第16-712号法院判决7–2 当事人之间 审查过程不违反《宪法》第三条或《第七修正案》。在 SAS Institute Inc.诉IANCU在第16-969号法律中,法院裁定专利审判和上诉委员会(“ PTAB ”)必须决定请愿人提出质疑的所有权利要求的可专利性,而不是选择性地选择和选择要审查的权利要求。为了回应法院的判决 SAS ,PTAB已经发布了有关知识产权制度的新指南。

这个网志针对 SAS 决定。

最高法院的裁决

终于解决了知识产权是否符合宪法的问题(至少目前为止),法院接着决定了PTAB在决定是否提起此类诉讼程序方面的权限范围。法院解决的问题是PTAB是否“必须解决 所有 该案件的索赔,或者可以选择将其审查范围限制为仅 一些 其中的?”滑操作。为1(斜体为原始)。法院以对法规的通俗易懂的解释为依据,认为法规具有“强制性和全面的”要求,即如果PTAB决定制定知识产权,则PTAB必须决定专利权。 所有 原始请愿书中的主张。换句话说,PTAB拥有“二元选择权-可以[对原始请愿书中的所有要求进行机构审查],也可以不进行。”  ID 。 在8点。

为了得出这个结论,法院提出了一系列论点。首先,法院裁定该规约的语言明确,“案文仅说,院长可以决定“是否”进行请求的审查,而不是“是否”。 在什么程度上”审查应继续进行。”滑操作。见第8条(引自《美国法典》第35卷第314(b)节)。其次,法院解释说,允许PTAB专注于最有希望的挑战以避免浪费时间在其他方面的政策论点是国会的问题,而不是司法机构可以决定的问题。第三法院解释说 雪佛龙 这是不相关的,因为根据多数法律,“法定规定”。 。 。发出明确的命令”,“在此计划中,没有一个完全没有提及的“部分机构”的空间。”  ID 。在12点。最后,法院处理了以下论点,即司法机构无权根据第314(d)条审查PTAB的机构决定,包括该机构决定是否可以限制所审查的主张。[1] 法院解释说,第314(d)节与PTAB进行的实质分析有关,即是否有“合理可能性”认为索偿没有专利权,而所涉及的问题与PTAB是否在其法定范围之外行事有关。法院实际上可以对其进行审查。

法院强调指出,院长(通过其代表,PTAB)仍可以自由裁量决定是否提起知识产权-即使至少有一项申诉人有合理的可能性胜诉,PTAB仍可以决定不提起知识产权诉讼。 。

球场 SAS 该决定颠覆了PTAB多年的惯例。法院解决了部分机构的问题,但提出了许多问题,很可能导致将来的诉讼。

期待

问题之后,问题多于答案 SAS 决定,几乎可以肯定是更多的诉讼。 PTAB 迅速采取了行动,发布了新的指南以应对 SAS 决定后的两天,即2018年4月26日。但是,不仅会受到PTAB的影响。的影响 SAS 法院会感觉到的,并且可能会改变请愿人和专利所有人的做法。

PTAB 指南

美国专利商标局于2018年4月26日发布了 关于影响的指导 SAS 在审判程序中 (以下简称“指南”),以回应最高法院的 SAS 决定。指导,像 SAS 决策本身留下了许多需要回答的问题。

PTAB 将审查请愿书中的所有挑战

该指南明确指出,“ PTAB 将提起所有索赔或不提出任何索赔”,从而遵守了 SAS 决定。但是,该指南走得更远,并指出它将在“所有 挑战 在请愿书中提出”(加斜体)。关于“挑战”的这一额外步骤超出了 SAS ,仅明确要求PTAB提出所有索赔。 PTAB 采取这一步骤来审查所有挑战的过程,这并不是PTAB经常采取的做法,这可能是预期的,并且是避免将来就类似问题提起诉讼的举动。专利持有人将可能从中受益,因为他们将不必再担心PTAB决定不审查在地方法院再次出现的挑战。

PTAB 对已经制定的知识产权拥有酌处权

该指南规定,对于部分机构的待定审判,PTAB 可能 发出补充请愿书的命令。该指南不要求对所有未完成的部分建立的知识产权进行补充,而应由专家组来决定每个知识产权。可能会对此问题提起诉讼,但是,由于知识产权诉讼的时间要求,这只会在很短的时间内仍然是一个问题。

PTAB 有权延长截止日期

该指南规定,PTAB 可能 延长截止日期,并在必要时提供其他情况介绍和其他时间延长。低于35 U.S.C. §316,一旦建立了知识产权,就应完成知识产权程序并在一(1)年内发布最终书面决定,并有正当理由可以延期六(6)个月。要求的实践改变 SAS 该决定无疑将被视为“正当理由”,但如果诉讼程序的延期超过六个月,则有可能引起诉讼。

提出的另一个问题是,PTAB补充机构决策将如何影响发现。有可能需要重新收存,请求更多的生产以及其他类似的问题,这些都将延迟诉讼程序。

知识产权各方必须开会并商定

该指南规定,知识产权各方应满足并商定调度要求。尽管不是强制性的,但建议各方利用开会和开会的机会,因为PTAB可能不会未经请求延长期限。

PTAB 的其他影响

目前尚不清楚 SAS 这项决定将影响到PTAB之前的请愿人实践,但是很明显,在不久的将来,PTAB还有很多工作要做。

PTAB 工作量增加

PTAB 至少在其最终书面决定中有增加的工作量,由于PTAB不能再淘汰其认为在初期阶段不值得的主张,因此肯定会更长。对于任何已建立的知识产权,即使在最初认为某些索赔没有根据的情况下,PTAB也必须对所有索赔做出书面决定。

结论性机构决策?

为了平衡增加的工作量,PTAB完全有可能大幅度缩短其机构决策,甚至可以说成一个词,即提出或否定。 PTAB 的另一种选择是解释合理的可能性,即请愿人将胜诉成文法规定的针对机构的一(1)件索赔。每个PTAB程序的专家组将继续拥有根据法规允许在机构决策中包含或多或少信息的特权。

首先,法规仅要求署长(,PTAB)以书面形式将有关机构的决定通知当事各方。 35 U.S.C. 314(c)。该法规不需要解释其决定。取而代之的是,法规仅要求通知决定和审查开始的日期。

其次,PTAB关于是否发起知识产权的决定是最终决定,并且不具有吸引力。如果该问题是实质性的,即PTAB确定上访者在至少一项主张上胜诉的合理可能性。同样,PTAB似乎拥有酌情权,可以大大缩短其机构决策。

如果PTAB确实采用这种方式,请愿人和专利所有人将在诉讼程序的早期就失去对PTAB立场的早期了解。

拒绝更多请愿;要求重新审查的电报(金斯堡异议)

主任/ PTAB 在是否制定知识产权方面仍拥有完全的酌处权。因此,正如金斯堡法官在她的异议中指出的那样,PTAB完全有可能拒绝任何包含没有“成功的合理可能性”的挑战的请愿书,并在其决定中解释或说明声称PTAB认为有必要进行复审的内容。请愿人只需要修改其请愿书(并可能要支付新的申请费),以仅包括PTAB已作电报作为担保审查的那些主张。

多数人在脚注中指出了金斯堡法官的异议,并承认PTAB采取这种行动的能力。滑操作。在11岁时。但是,多数代表提供了一些迹象,表明PTAB的这种做法可能构成“神职人员”,如果法院有机会审查此类问题,法院可能认为这是不允许的。看来,如果PTAB确实采用这种做法,此后不久便会提起诉讼。

使这种方法复杂化的一个问题是从提出民事申诉之日起的一年期限。 35 U.S.C. §315(b)。如果是针对民事诉讼而提出的知识产权申诉,那么PTAB不太可能能够以足够快的速度拒绝申诉,以表达出值得追究的权利要求,而又不会丧失申诉人重新提出申诉的机会。

球场上的变化

该决定不仅会影响PTAB,还会影响地方法院和联邦巡回法院。

更多在地方法院的住宿

PTAB 中部分机构的撤职可能导致更多地区法院决定在知识产权诉讼结果之前中止其案件。该法规不要求地区法院在建立知识产权后就中止诉讼程序,但是法院已经接受了这种想法。但是,如果在PTAB的部分机构中所包括的索赔未涵盖地区法院所有有争议的索赔,则会出现问题。随着部分机构的撤消,可能会有更多的知识产权涵盖地区法院的所有诉求,这可能导致地区法院更频繁地下令中止诉讼。

联邦巡回法院的工作量增加

联邦巡回法院在审查PTAB更长的决定时将增加工作量,该决定包括比以往更多的主张。联邦巡回法院有可能会继续其目前的做法,即对收到的上诉书中的近一半予以肯定。但是,随着越来越多的索赔通过PTAB进行处理,联邦巡回法院有可能会仔细研究更多案件和更多问题。除了在联邦巡回法院审查更多索赔外,联邦巡回法院还可能必须处理更多程序性问题。

请愿者实践与禁止反言

呈请人,真正的利害关系方或缺乏请愿人的人,不得以在知识产权保护期间请愿人提出或可能提出的任何理由在民事诉讼或ITC之前的诉讼中断言主张无效。最终书面决定。由于PTAB必须在请愿书中审查所有主张,因此反言将更为普遍。

因此,请愿人应该花费更多的时间来分析其论点,并确保他们只选择那些认为自己很有可能在PTAB上被无效的主张,否则他们将失去在另一个程序中争论相同主张的机会。

请愿者的另一种选择是提交更多请愿书。在可能的情况下,请愿人可能希望将通常包含在单个请愿书中的内容拆分为多个单独的请愿书。这样,在PTAB拒绝某些请愿书而不拒绝其他请愿书的情况下,请愿人有更大的机会保留论点。但是,这将需要额外的备案费。

结论

最高法院再次动摇了专利界,在如何前进方面几乎没有指导。知识产权实践的这种微小变化将对PTAB和法院产生巨大影响。毫无疑问,将来会在法庭上对这一决定作出回应。

我们将继续监视这些发展,并及时通知您有关更改的信息。

 


 

[1] 35 U.S.C.第314(d)条规定:“由局长决定是否根据本条进行当事人之间的复审是最终决定,不得上诉。”