shutterstock_558540649密西根州地方法院对专利的起诉增加了另一层复杂性’扩展了对显而易见性类型双重专利的解释(“ODP”) doctrine.1 地方法院 held that a continuation application can, in certain circumstances, invalidate its earlier filed and earlier issued parent under ODP. If upheld, patent prosecutors must carefully consider the scope of the claims in a continuation application especially when the parent application/patent receives patent term adjustment (“PTA”)延长有效期。

引用联邦巡回赛’s 吉利德2 决定,地方法院指出“法院应考虑失效日期而非签发日期,以确定专利是否可以根据[ODP]原则用作现有技术专利。”3 有争议的专利(美国专利7,339,149)是参考专利(美国专利7,402,786)的母公司,即针对该专利主张的专利。‘149项专利。专利期限延期(“PTA”), the ‘预期149专利将与继续申请书同时到期,并且不一定涉及ODP的学说。的‘149项专利拥有418天的PTA,因此在其连续申请后到期:

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上图暗示‘149 patent and the ‘786专利只有一个共同的父申请,但实际上‘786专利是‘149 patent.

地区法院在解释其所有权时,引用了 吉利德,其中指出“期待发明人对其发明及其所有显而易见的变体拥有的所有专利的最早失效日期(而不是发布日期)最适合并符合双重专利原则。”5 但是事实 吉利德 在这种情况下与事实模式有所不同,因为 吉利德,目标专利的提交晚于参考专利。但是,在这种情况下,目标专利,即‘149项专利比参考专利更早提交。联邦巡回法院没有讨论使用提交日期来确定参考专利是否针对其目标专利正确使用的可能性。 吉利德 决定。

地方法院’这项决定如获维持,将意味着专利检察官在提交继续申请之前必须三思而后行,该申请可用于以后使包含PTA的母申请无效。有趣的是,在起诉母公司申请期间,美国专利商标局可能不会在ODP拒绝中引用延续申请。实际上,如果继续申请是在允许母公司申请(但未发布)之后提交的,则引用继续申请的信息披露声明可能是必要的。但是即使那样,ODP拒绝也将是临时的,因为那时候不允许继续进行。在某些情况下,继续申请可以在母申请发布后提交,在这种情况下,甚至不会对母申请作出临时拒绝。因此,尽管地方法院’该决定可能被推翻,与此同时,专利检察官必须仔细考虑任何延续申请中的权利要求范围,尤其是在母申请中包含PTA的情况下。

1 麦格纳电子公司诉TRW,案号1:12-cv-654(2015年12月10日密西根州立法院)。
2 吉利德 Sciences Inc.诉Natco Pharma Ltd.,753 F.3d 1208(Cir.2014)。
3 麦格纳 at 6.
4 ID。
5 吉利德 在1216年。