shutterstock_366626837在以前的帖子中 “正式意见是否可以作为抵制侵权指控的盾牌?”“目的是什么?比较侵权行为和故意行为”,我们讨论了联邦巡回法院的影响’s decision in 康米尔诉Cisco Systems 根据律师的意见。最高法院最近推翻了联邦巡回法院’s ruling in 康米尔,认为那个被告’关于奥迅球探网责任的信念并不是对侵权指控的辩护。法院认为,法院重申 全球技术,法院认为,只有在被告了解奥迅球探网并且知道该诱导的行为构成奥迅球探网侵权的情况下,才可以承担诱导侵权的责任。法院澄清说,例如阅读奥迅球探网的个人或实体’的主张与奥迅球探网持有人的主张有所不同,并且其阅读是合理的,因此不会对诱导侵权负责。换句话说,诱因“需要证明被告知道该行为侵权。”2 法院’因此,本人申明,律师可以就不侵权提出合理的意见,以此来抗辩被控侵权。

法院拒绝将这一理由扩展到对奥迅球探网无效的合理相信,因为“在奥迅球探网法中,侵权和无效是分开解决的问题,这是人们长期以来公认的事实,也许是公理。”3 确实,法院指出,如果他们将§271(b)解释为允许对无效信念进行辩护,“它将混淆侵权和有效性问题。”4 此外,法院认为,如果对无效的信念是对侵权的抗辩,那么奥迅球探网推定’有效性将大大降低,因为即使法院或陪审团得出相反的结论,被告也可以通过证明自己有理由相信奥迅球探网无效来胜诉。

在哪里 康米尔 留下律师的意见? 康米尔 没有’在寻求非侵权法律顾问的意见方面,似乎有任何改变,以抗辩被侵权的裁定。只要这些意见具有能力和合理性,它们便可能具有很高的价值。被指控的诱发侵权者可以证明自己缺乏找到诱发侵权所需的必要心态,从而完全避免了责任,即他们不知道自己的行为会侵权。无效意见也仍然具有相关性,原因与以前相同 康米尔。例如,此类意见可用于抗辩蓄意侵权的指控。同样,对于那些合理相信竞争对手的公司’奥迅球探网无效,律师的意见可以为任何潜在的诉讼提供路线图。这样的意见也可能有助于灌输对潜在投资者或合作伙伴的信心。

获得律师高质量意见的另一个原因是,可以抗辩该案件是“exceptional”在授予律师的背景下’s fees. 在 determining whether a case 是 非凡 the court reviews the “整体情况。” Thus, a court may consider a variety of factors in determining whether a case 是 非凡, including frivolousness, motivation of the litigant 和 objective unreasonableness.5 过去在这种情况下使用了律师的无效意见。 6

1 康米尔 USA,LLC诉Cisco Sys。,公司,135S.Ct。 1920(2015)。
2 ID。在1928年。
3 ID。
4 ID。
5 参见Octane Fitness,LLC诉ICON Health 和 Fitness,Inc.,134 S. Ct。 1749(2014)。
6 参见邻药。 Corp.诉Smith,959 F.2d 936(联邦法院,2014年)。

shutterstock_2877147682015年6月12日,联邦巡回法院裁定Sequenom的胎儿DNA测试奥迅球探网(美国奥迅球探网号6,258,540;“ 540奥迅球探网”)认定该标的物不符合35 U.S.C.的奥迅球探网保护条件。第101条。这是下级法院第一次在该法院的裁决中适用最高法院的裁决 马约协作服务诉Prometheus实验室.

‘540号奥迅球探网的发明人发现,孕妇的血清和血浆中含有惊人数量的胎儿DNA(cffDNA)。 cffDNA可用于多种用途的胎儿非侵入式基因测试,例如确定胎儿的性别或筛查遗传状况。注意到这项突破性发现的高商业价值,发明人获得了′540奥迅球探网,该奥迅球探网要求保护一种检测胎儿DNA的方法,该方法包括扩增cffDNA和检测核酸的步骤。

联邦巡回法院采用了两步分析法 马约 确定本发明的奥迅球探网资格。首先,法院考虑了发明要素的奥迅球探网资格。法院在这里发现母体血液中存在cffDNA是自然现象,而Sequenom的检测胎儿DNA的方法“始于自然现象”。鉴于发明的各个要素均不具备奥迅球探网资格,法院接下来考虑了要求保护的方法是否包含足够的发明特征以使该方法具有奥迅球探网资格。法院审查了该奥迅球探网的说明书,其起诉历史和专家证词,并得出结论,在提交奥迅球探网时,DNA扩增“已被很好地理解,常规和常规”。从两步分析中,法院认为’540奥迅球探网针对的是不符合奥迅球探网资格的物质,因此是无效的。

法院还处理了优先权原则,该原则指出,不允许奥迅球探网涵盖技术的基本组成部分的所有实际使用,例如抽象概念,自然现象或自然法则。虽然指出抢占原则已经是 马约 通过两步分析,法院仍然驳斥了塞奎农关于非抢占的论点,称非抢占不足以实现奥迅球探网资格。

最后,法院同意塞奎诺姆的看法,认为这项发明是一项了不起的发现,并且对医学领域做出了重要的贡献。但是,法院认为,就奥迅球探网资格而言,它仍未达到法律要求。

在林恩法官的同意下,他发现法院正确地适用了相关法律,但对最高法院的裁决至关重要 马约。林恩法官将本案与 马约 因为医生已经在实践中要求保护的方法 马约,但在目前情况下,cffDNA的扩增和检测从未实现过。 Linn法官认为,这项发明应受到公平的保护,并指出,本案是由于奥迅球探网中语言过于宽泛而产生的意外结果。 马约.

shutterstock_279495203根据主权豁免原则,美国政府享有免于起诉的豁免权,主权豁免是不能起诉美国联邦,州和部落政府的法律特权。但是,有些法规授予了美国政府主权豁免的有限豁免权,例如关于:与政府签订的合同或政府雇员针对原告的恶意行为引起的金钱损失索赔。

公元前28年根据第1498条,对于美国政府或其承包商侵犯美国奥迅球探网的情况,美国政府已授予奥迅球探网持有人有限的主权豁免权。1 国会在1910年颁布了第1498条的前身,以允许美国政府在战时使用奥迅球探网产品。该法令迅速扩大到包括美国政府承包商的侵权行为。

该法规允许侵权奥迅球探网的持有人在美国联邦索赔法院向美国寻求“合理且完整的赔偿”。在这种情况下,美国通过“在承包商中承担责任”侵犯美国奥迅球探网,从而减轻了承包商“对奥迅球探网侵权的全部责任”,而这种侵权是为了美国政府的利益。 。 2 但是,§1498仅涉及与政府承包商有关的奥迅球探网发明的“使用和制造”,可以说将§1498仅限于 直接 违反《美国法典》第35篇的侵权者§271(a)。3 这是一个至关重要的问题,特别是对于通常根据“医疗保险”理论执行的医疗索赔方法而言 间接 根据第271(b)条进行的诱导侵权。4

最近,在 卓尔泰克 Corp.诉美国,阐明了第1498条何时以及如何适用于政府承包商。推翻先前的决定,将§1498(a)所赋予的豁免权限制为根据35 U.S.C.进行的直接侵权。第271(a)条,位于 佐尔特 认为,根据第271(g)条,第三方美国承包商(洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corp.))免除了对Zoltek承担的责任,因为它可以将通过Zoltek奥迅球探网方法在国外制造的美国奥迅球探网产品(F-22机翼)进口到美国。5

法院驳回其先前的决定,对立法历史进行了解释,以表明国会打算广泛适用第1498条,而不仅限于35 U.S.C.下的可能侵权。第271(a)条(即“制作”和“使用”)。6

在解释第1498(a)节的范围时,法院总结了判例法,体现了承包商要要求第1498(a)项的利益必须满足的三部分测试。测试分为三部分,要求承包商将原本要商品化的侵权产品或服务:

(1)美国奥迅球探网要求保护的发明[]; (2)[]由或使用或制造 为美国,表示被限制的产品或过程中存在每个限制。7

最后,承包商必须证明:

(3)如果美国是私人方,美国没有许可,或直接对使用或制造的奥迅球探网权负赔偿责任。8

在随后的决定中,联邦巡回法院 虹膜 Corp.澄清了第1498(a)条中“针对美国”的要求。9 法院强调,在以下情况下,侵权的使用或制造是“针对美国的”:

(1)是“为政府”进行的;以及

(2)该操作是在“获得政府授权或同意的情况下进行的”。10

法院指出,政府的授权可以是明示或暗示的,尽管根据第1498(a)节的规定,这种授权本身不足以证明侵权的使用或制造是“对政府的”。11 法院认为,侵权的使用或制造也必须是出于“政府的利益”,即“对政府的附带利益不足[但]没有必要让政府成为唯一受益人。”12 法院进一步裁定,日本航空公司对侵犯IRIS Corp.奥迅球探网的护照的检查是根据联邦要求进行的隐性授权,对政府有利,因为它改进了对欺诈性护照的侦查并减少了对政府资源的需求。13

卓尔泰克,联邦巡回法院明确表示,它并未对第1498(a)条赋予政府承包商的豁免权是否适用于那些被指控为间接侵权的人(例如§271(a)或(b)。 1980年的一案 德卡 Ltd.诉美国,来自联邦索赔法院裁定不会。14 但是,鉴于其对第1498(a)节的广泛解释, 卓尔泰克 在2012年,联邦巡回法院有可能推翻 德卡.

1 U.S.C. 28第1498(a)条(每项未经美国所有人的许可或美国合法使用或制造的权利由美国或为美国使用或制造的美国奥迅球探网中所描述和涵盖的发明,所有人的救济均应在美国联邦索偿法院中针对美国提起诉讼,要求其就此类使用和制造获得合理和全部赔偿,合理和全部赔偿应包括所有者的合理费用,包括专家证人和律师的合理费用,如果所有人是独立发明人,非营利组织或在美国使用或制造奥迅球探网发明之前的5年内在任何时候的任何时候不超过500名雇员的实体,则应采取该行动尽管有上述规定,除非从提起诉讼到拥有人申请此类诉讼的时间已超过10年,否则该诉讼仍待审理。如果法院认为美国的立场是充分合理的,或者特殊情况使裁决不公正,则合理的费用和全部赔偿不应包括这些费用。
就本节而言,承包商,分包商或政府的任何个人,公司或公司在获得美国政府的授权或同意的情况下,使用或制造美国奥迅球探网中描述并涵盖的发明政府,应解释为在美国使用或制造。
如果索赔是基于美国在1918年7月1日之前对美国拥有,租赁,使用或拥有的任何物品的使用或制造,则法院不会根据本条判给赔偿。 )

2 卓尔泰克 Corp.诉美国,672 F.3d 1309,1316(Cir。20212)(en banc)(引用 里士满螺丝锚公司诉美国,《美国法典》第275卷第331页,第343页(1928))。
3 35 U.S.C. §271(a)和(g)((a)除本标题中另有规定外,未经授权在美国境内制造,使用,提供要约或出售任何奥迅球探网发明,或向美国进口任何奥迅球探网的人(g)任何人未经授权进口美国或提议在美国境内出售,出售或使用由奥迅球探网保护的方法制造的产品的人,侵犯其奥迅球探网权。如果在该过程奥迅球探网的有效期内发生了进口,提供,销售,销售或使用该产品的行为,美国将作为侵权人承担责任;在侵犯过程奥迅球探网的诉讼中,不得给予任何补救措施因产品的非商业用途或零售而引起的侵权,除非在此标题下没有针对因产品的进口或其他用途,要约销售或销售而引起的侵权的适当补救措施。奥迅球探网工艺将此标题的目的不认为是在以下情况之后作出的:(1)通过后续过程对其进行了实质性更改;或(2)它变成了另一种产品的琐碎和不必要的组成部分。)
4 35 U.S.C. §271(b)和(c)((b)主动诱使奥迅球探网侵权的人应作为侵权人承担责任。(c)提供在美国境内出售或出售或进口美国商品的一部分的人。奥迅球探网机器,制造,组合或组成,或用于实施奥迅球探网过程的材料或装置,构成本发明的重要组成部分,并且知道该奥迅球探网是特别制造或特别适合用于侵犯该奥迅球探网的,并且并非适用于实质性非侵权用途的主食或商品,应作为共同侵权人承担责任。
5 卓尔泰克,672 F.3d,在1326-27。
6 ID。 在1315-17
7 卓尔泰克,在1319年的672 F.3d(添加了重点)。
8 ID。
9 虹膜公司诉Japan Airlines Corp.,769 F.3d 1359(Fed。Cir.2014)。
10 U.S.C. 28第1498(a)条。
11 虹膜公司,在1362年达到769 F.3d。
12 ID。 (引用 Advanced Software Design Corp.诉圣路易斯联邦储备银行。,583,F.3d 1371,1378(Fed。Cir.2009)(省略内部引号和更改)。
13 虹膜公司,在1362年达到769 F.3d。
14 参见Decca Ltd.诉美国,640 F.2d 1156,1169-70(Ct。Cl。1980)。

shutterstock_2399411922015年5月7日,加利福尼亚最高法院针对制药巨头拜耳(Bayer AG)提起了集体诉讼,该诉讼被指控违反了该州的反托拉斯法。1 拜耳与仿制药Barr Laboratories之间的和解协议对双方的争议至关重要。在1997年的一项协议中,拜耳向巴尔支付了近4亿美元的现金,而巴尔又撤回了对拜耳的环丙沙星奥迅球探网有效性的质疑((美国奥迅球探网第4,670,444号),并同意推迟销售仿制药的Cipro,直到该奥迅球探网到期为止。环丙沙星是拜耳最畅销的抗生素,在1997年至2003年之间的总销售额为60亿美元。1997年拜耳与巴尔之间的和解产生了一系列州和联邦反托拉斯诉讼。此呼吁源于加利福尼亚州Cipro的间接购买者针对Bayer和Barr提起的9项此类协调集体诉讼。 2

加利福尼亚州消费者和保险集团在这些协调程序中提出的操作性投诉称,拜耳-巴尔的反向付款和解违反了加利福尼亚州的主要反托拉斯法,卡特赖特法,不正当竞争法和普通法禁止垄断的规定。3 抱怨的事实是1997年的协议保留了拜耳’垄断和收取超竞争价格的能力,而损害了消费者的利益,而拜耳则将这些垄断利润与巴尔分开。上诉授予并维持了等级证明。4 此后,当事方在解决合并的联邦对拜耳-巴尔定居点的挑战之前一直保持这一行动。

争议涉及奥迅球探网法和反托拉斯法之间的相互作用。该案的下级法院采用了“奥迅球探网范围”检验,该检验在大多数情况下都假定奥迅球探网的有效性。但是,加利福尼亚最高法院在其一致意见中拒绝了“奥迅球探网范围”测试,因为该测试没有“充分考虑有关制定反托拉斯法的担忧”。法院而是根据加利福尼亚州的反托拉斯法,对评估拖欠付款和解进行了四因素检验。一种 表面相 当“(1)和解包括限制通用仿制药挑战者进入市场的限制时; (2)结算包括从品牌流向通用挑战者的现金或同等财务对价;且对价超过(3)通用挑战者向该品牌提供的任何进入市场的延迟以外的商品和服务的价值,以及(4)该品牌的预期剩余诉讼费用而未解决。”5

法院应用了新的标准,发现和解协议违反了国家反托拉斯法,因为它实质上是“从竞争中获得自由”。

1 回复:Cipro Cases I& II (2015年),案件编号S198616,加利福尼亚最高法院。
2 看到 在Cipro案件中& II (2014)121 Cal.App.4th 402,fn。 *,406-407。
3 总线。& Prof. Code, §16700及以下; ID。 ,第17200节及以下。
4 在Cipro案件中& II, 在第418。
5 回复:Cipro Cases I&II(2015),案件编号S198616,加利福尼亚最高法院。

shutterstock_430479463生源 Idec MA,Inc.诉日本癌症研究基金会, 美国联邦巡回法院裁定,《美国发明法》(AIA)取消了地区法院的标的管辖权,以审查2012年9月15日以后宣布的干涉诉讼中的PTAB裁决。1 因此,联邦巡回法院是在该日期之后宣布的干预上诉的唯一论坛,而在该日期之前宣布的干预的裁决仍可能会在地方法院受到质疑。

该决定具有重大意义,因为联邦巡回法院仅根据PTAB之前的记录审查干扰决定,而地区法院则允许接受新的证据,而不必考虑问题是否在委员会面前提出。2

生源向地方法院提起上诉,要求对PTAB提出异议’根据AIA 35 U.S.C. §146。3 董事会认为,Biogen未能履行其hFIF蛋白要求奥迅球探网权与编码此类蛋白质的DNA序列奥迅球探网权相区别的负担,以避免通过判断避免排斥。4地区法院认为,根据AIA审理此案没有管辖权,而是根据AIA 35 U.S.C案将其移交给联邦巡回法院复审,而不是驳回该案。 §141。5

联邦巡回法院分析了AIA关于干扰上诉的法定语言,以确定管辖权问题。首先,法院明确指出,AIA§141和§146之前规定了“各方不可撤销地选择的互斥的替代审查途径”。6 因此,如果可以在地区法院进行§146审查的选举,则将取消§141在联邦巡回法院的审查,并剥夺联邦巡回法院的管辖权。7 但是,如果无法进行§146审查,则该转让将赋予§141联邦巡回法院管辖权。8

为了确定是否有§146复审可用,联邦巡回法院需要决定是否对AIA进行了修订9 在2012年9月15日之后取消了地方法院对干扰的第146条复审。10 法院审议了AIA的三个相关部分-§3(n)(1),§6(f)(3)(C)和TCA§1(k)(3)。毫无疑问,根据AIA§3(n)(1),针对2013年3月16日之前提交的申请的干扰程序将继续进行。 11 但是,联邦巡回法院认为AIA§6(f)(3)(C)和TCA§1(k)(3)关于司法复审的具体规定掩盖了可以从§推断出的任何一般生存规则。 3(n)(1)。12 因此,法院得出结论认为,AIA及其技术更正仅针对联邦巡回法院在2012年9月15日之后宣布的干扰,对AIA§141进行审查。13 自2013年7月16日宣布对本案进行干预以来,联邦巡回法院裁定地方法院适当地认定其缺乏标的物管辖权。14

该决定对PTAB败诉方具有重大意义,因为他们将不再能够提交新的上诉证据,而这是地方法院允许的。15 联邦巡回法院根据《行政程序法》(APA),对联邦行政机构的决定采用审查标准。 APA§706规定,“审查法院应决定所有相关的法律问题”,但根据§706(2),审查法院必须搁置任何被认定为“任意,反复无常,滥用”的代理行为,调查结果和结论。酌情决定权,否则不符合法律规定”或“在受本标题第556条和第557条约束的案件中,或在法规提供的机构聆讯记录中进行了其他审查的情况下,没有充分的证据支持”因此,联邦巡回法院审查了PTAB de novo的法律结论16 以及PTAB的事实调查结果,以提供充分的证据。17

相反,如果新证据被接受,地区法院将对事实调查结果进行从头审查18 以及在同一记录中的递延代理机构审查标准。19 这导致了实际含义,向地方法院的上诉为上诉人提供了引入新证据的另一个机会。现在,对于2012年9月15日之后宣布的干涉,这种机会将不复存在,因为联邦巡回法院对这些决定进行了唯一上诉。

1 第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 10(联邦法院,2015年5月7日)。
2 Troy诉Samson Mfg。Corp.,758 F.3d 1322,1325(Fed。Cir。2014), h’g denied (2014年8月27日)(引用 Kappos诉Hyatt,132 S. Ct。 1690(2012))。 看到 第146条(规定PTO记录可由任何一方提出动议而被接受,但不要求其成为地方法院诉讼的一部分,并明确表明“有权……作进一步证词”)。
3 生源 Idec MA,Inc.诉Japanese Found。对于癌症研究, 号CIV。 13-13061-FDS,2014 WL 2167677(D.马萨诸塞州,2014年5月22日)。
4 生源,第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 2。
5 ID。
6 ID。 at *4
7 ID。
8 ID。
9 Leahy-Smith美国发明技术更正法案,发布。 L. No. 112-274,126 Stat。 2456(2013)(“ TCA”)。
10 生源,第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 5。
11 ID。 在8点。但是,请参阅AIA§6(f)(3)(A)(前提是董事可以免除待决的干扰,以支持授予后审查)。
12 生源,第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 8。参见AIA§6(f)(3)(C)(规定应将“经修订的§146”视为“视为”以提供对2012年9月16日之前宣布的干扰的审查);另请参阅TCA§1(k)(3)(为在2012年9月15日之后宣布的干扰提供AIA§141之前的审核,但AIA§146之前的审核不提供)。
13 生源,第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 8。
14 ID。
15 Troy诉Samson Mfg。Corp.,758 F.3d 1322,1325(Fed。Cir.2014),reh’g被拒绝(2014年8月27日)(引用 Kappos诉Hyatt,132 S. Ct。 1690(2012))。参见§146(前提是任何一方均可提出动议接受PTO记录,但不要求其成为地方法院诉讼的一部分,并明确说明“有权……作进一步证词”)。
16 在埃尔斯纳,381 F. 3d 1125,1127(Fed。Cir。2004)。
17 再加特赛德,203 F.3d 1305,1316(Fed。Cir。2000)。
18 凯悦,132 S. Ct。在1701。
19 摩根诉丹尼尔斯,《美国判例汇编》第153卷第120卷第124-25页(1894)。看到 迪金森诉祖科》,《美国判例汇编》第527卷第150期,第158-60页(1999年)(解释了摩根在区域法院“无附加证词”的情况下,阐明了递延法院/机构审查标准的原则)。

shutterstock_187245494在另一篇文章中,我们从最高法院的角度讨论了方法索赔引起的侵权’s review of 美国Commil诉Cisco Systems。1 在这篇文章中,我们讨论了根据35 U.S.C证明故意侵权的标准之间的差异。 §271(a),并根据35 U.S.C.引发侵权§271(b),以及每种意见的要求(如果有)。

根据《美国法典》第35卷第30条§271(b)
2011年,最高法院裁定,诱导侵权既需要了解奥迅球探网的存在,也需要知道诱导行为构成侵权。2 最高法院还发现,通过“故意失明”可以满足这些知识要素。

法院解释说,当满足两个要求时,存在故意的盲目性。第一,“被告必须主观上认为事实存在的可能性很高。”3  第二,“被告必须采取故意行动,以免得知这一事实。”4  根据法院的说法,“这些要求赋予了故意的盲目适当的有限范围,超过了鲁ck和过失。”5  “按照这种表述,故意失明的被告是采取故意行动以避免证实犯错的可能性很高的人,几乎可以说他实际上知道了关键事实。”6

根据联邦巡回法院判例法,对 不侵权 是相关证据,往往表明被指控的侵权人缺乏对侵权行为承担责任的必要意图。7康米尔,法院将此想法扩展为认为“ 无效性 是证据,可能会否定鼓励他人侵权的特定意图,而这是诱发侵权所必需的。”8 因此,法院认为,对于诱导侵权的特定意图,善意的无效信念和善意的不侵权信念之间没有真正的区别。

根据《美国法典》第35篇直接侵权的情况下的故意侵权§271(a)
希捷,如果奥迅球探网所有人满足两个方面的要求,则存在故意侵权行为。首先,奥迅球探网拥有者必须通过明确而令人信服的证据证明被指控的侵权者鲁ck行事,即尽管“在客观上其行为构成对有效奥迅球探网的侵权的可能性很大”。9 其次,奥迅球探网所有人必须证明被指控的侵权人“客观上知道该风险很高”,或者“应该已经知道”。10 通常,第一个分支指向侵权者的抗辩是否合理,而第二个分支则涉及侵权者的心理状态。

律师的意见可以使侵权的被告免于支付与故意侵权有关的增加的损害赔偿,因此被告可以避免支付这些损害赔偿。

比较故意和诱发侵权的标准
证明诱发侵权要比证明故意故意难得多,因为诱发侵权既需要证明奥迅球探网的存在,也需要证明诱发行为构成侵权。相反,证明鲁ck足以证明其故意,但可能不足以表明其侵权行为。

可以通过征求律师的意见来辩护所引发的侵权和故意行为,该意见表明所涉相关奥迅球探网未受到侵犯。但是,在每种情况下考虑律师的意见时,存在几个重要的区别。关于故意,如果被告由于法院裁定其侵犯了一项有效奥迅球探网而蒙受了损失,但如果该被告出具了有能力的辩护律师的意见,表明该奥迅球探网不会受到侵犯,则该被告仍可以避免故意责任。这样的观点“将为[潜在的侵权人]进行充分的基础,而不会进行客观的鲁ck行为。 。 。 。”11

在引起侵权的情况下,被告可能 完全避免责任,通过产生有能力的律师意见。律师有能力的意见可以通过表现出对非侵权的诚实信用来否定诱导侵权的意图成分,或者 康米尔 秉持着对无效的真诚信念。

一个有趣的旁注是,根据奥迅球探网审判和上诉委员会(PTAB)的标准,律师是否具有非奥迅球探网性意见。 当事人之间 审查(IPR)足以避免这两种情况下的责任。与地方法院不同,知识产权中不存在有效性推定。在知识产权中,要求保护可奥迅球探网性而不是无效性。此外,请愿人在PTAB之前质疑可奥迅球探网性的负担比被告人在地方法院质疑奥迅球探网的有效性的负担要轻。在地方法院,被告必须通过清楚且令人信服的证据证明无效,而在PTAB,请愿人必须仅通过“优势证据”证明不具有奥迅球探网权。

1 康米尔 USA,LLC诉Cisco Sys。,720 F.3d 1361(联邦制), h’g en banc被拒绝,737 F.3d 699(联邦调查局,2013年), 证书被拒绝,135 S. Ct。 704(2014), 和证书。部分授予,135 S. Ct。 752(2014)。
2 全球技术 Appliances,Inc.诉SEB S.A.,131 S. Ct。 2060(2011)。
3 ID。 在2063年。
4 ID。
5 ID。
6 ID。 在2071年。
7 康米尔在1368年获得720 F.3d。
8 ID。
9 希捷科技有限公司,497 F.3d 1360,1371(Cir。2007)。
10 ID。
11 Finisar Corp.诉DirectTV Group 在 c.。,523 F.3d 1323,1339(Fed。Circ。2008)。

shutterstock_300441812概要
At the end of last year, in 帕尔制药, the Federal Circuit affirmed the doctrine of inherent obviousness, but ultimately found that the defendants had not demonstrated that the claim limitation missing in 现有技术 was “necessarily . . . present, or the natural result of the combination of elements explicitly disclosed by 现有技术.”1 因此,法院没有对最终的明显性问题做出裁决,而是退回了地方法院。“确定[被告]是否提供了明确且令人信服的证据来证明[缺失的限制] 如所声称的必然存在 in 现有技术 combination.”2 在这种情况下,联邦巡回法院没有解决事实的具体发现足以证明其固有性的问题。

PTAB最近讨论了内在显而易见性的学说,并且还发现内在显而易见性的证据不足。但是,PTAB为证明固有性所需的证据提供了一些指导。毫不奇怪,专家 ’不支持的陈述不足以证明缺少的元素是本领域固有的。相反,PTAB强调请愿人应在场,例如“testing data” showing that 现有技术 formulations would satisfy the limitations missing from 现有技术.3 The PTAB also emphasized the absence of evidence from 现有技术 showing the missing limitation.

对于某些奥迅球探网挑战者和某些类型的权利要求而言,显示其固有功能的专家测试可能并不是一个大障碍。例如,对于资源有限的其他请愿者,或者如果实验需要对人类进行测试,这可能是不切实际的。在这种情况下,请愿人可以依靠PTAB的指导“the prior art” can be used to demonstrate the presence of the missing limitation. But this begs the question of, if 现有技术 discloses the limitation, then why would it be necessary to rely 上 the doctrine of inherency?

鉴于PTAB’s limited tolerance of serial petitions, when challenging 上 the basis of inherent obviousness, challengers would be well advised to provide testing to show that the missing element 是 必然存在 in 现有技术. Absent testing, a petitioner must be prepared to show that the element 是 the natural result of the combination explicitly disclosed by 现有技术 by some other means, such as using 现有技术 itself.

简要案例摘要
以下是有关联邦巡回案件和PTAB案件的更多详细信息:

帕尔制药
有关的索赔 帕尔制药 列举使用孕甾酮纳米颗粒的方法“增加患有厌食症,恶病质或体重减轻的人类患者的体重。”4 索赔中包含“wherein clause,” called the “食物影响限制”联邦巡回法院指出,最高 当以进食相对于禁食状态将所述制剂施用于受试者时,其剂量为10mg / ml。5

联邦巡回法院发现,现有技术公开了纳米颗粒技术在药物制剂中的用途,并且其中一个这样的参考文献列出了孕酮作为与该技术一起使用的许多优选的抗癌剂之一。但是,现有技术未能公开已知的黄体酮的食物作用。相反,被告依赖于固有性来确定现有技术中的这种权利要求限制。联邦巡回法院发现对继承权的依赖是错误的,因为“根本没有发现事实”解决现有技术组合中是否必然存在食品效果限制。6

在其决定中,联邦巡回法院在显而易见性的背景下验证了继承原则,但警告说必须“仔细限制。”7 法院特别指出“[a] party must . . . meet a high standard in order to rely 上 inherency to establish the existence of a claim limitation in 现有技术 in an obviousness analysis – the limitation at 是 sue necessarily must be present, or the natural result of the combination of elements explicitly disclosed by 现有技术.”8 联邦巡回法院退回地方法院,以确定是否存在此类证据。

PTAB
PTAB关于内在显而易见性的四个最新决定为:IPR-2015-00005、6、7和8。9在IPR-2015-00006中,有争议的权利要求涉及一种成分,该成分在存储在特定类型的容器中时具有“盐酸尼卡地平的浓度降低小于10%,并且(ii)形成的总杂质小于约3%。”10 IPR2015-00005和IPR2015-00008中有争议的权利要求是治疗方法权利要求,所施用的组合物具有与IP2015-00006的权利要求中所述的相似的杂质限制。最后,IPR2015-00007中的权利要求涉及制备组合物的方法,并且所述组合物具有与IP2015-00006的权利要求中所述的相似。

在 the IPRs, the Petitioner asserted that the purity claim limitations were present in the art, 和 also that these limitations were an inherent feature of the compositions in 现有技术. The Petitioner pointed to a prior art reference as teaching that the nicardipine hydrochloride solutions stored in the disclosed containers would maintain the stability over time. The Petitioner also argued that the stability limitations would have been met by following the teachings of 现有技术.

Regarding the first argument, 即, that 现有技术 teaches the stability limitations, the PTAB stated that the stability experiments conducted in 现有技术 were not conducted 上 compositions that fall under the claims, e.g., the concentration of active agent was not disclosed in the composition tested in 现有技术. Regarding the inherency argument, the PTAB stated that the Petitioner failed to provide any independent 测试数据 to support its inherency theory. All four petitions were subsequently denied.

1 Par Pharmaceutical,Inc.诉TWI Pharmaceuticals,Inc.。,773 F.3d 1186,1196(Fed。Cir.2014)。
2 ID。 (强调原文)
3 山德士公司诉EKR Therapeutics,LLC,第IPR 2015-00006号(P.T.A.B.决定,2015年4月24日)。
4 Par Pharma。,于1188年在773 F.3d。
5 ID。 在1190-91。
6 ID。 在1196年。
7 ID。 在1195年。
8 ID。 在1195-96年。
9 山德士公司诉EKR Therapeutics,LLC,第IPR 2015-00005号(P.T.A.B.决定,2015年4月24日); 山德士公司诉EKR Therapeutics,LLC,第IPR 2015-00006号(P.T.A.B.决定,2015年4月24日); 山德士公司诉EKR Therapeutics,LLC,第IPR 2015-00007号(P.T.A.B.决定,2015年4月24日); 山德士公司诉EKR Therapeutics,LLC,第IPR 2015-00008号(P.T.A.B.决定,2015年4月24日)。
10 山德士公司,编号为IPR 2015-00006,第4页。

shutterstock_4057691232015年2月11日,特拉华州法官安德鲁斯(Andrews)批准一项对三项奥迅球探网无效的简易判决的动议,因为在祖父母申请发布的同一天提交了母公司申请。1

该裁决中有3项奥迅球探网无效(US 7,982,720,US 8,031,181和US 8,059,105),2 所有这些申请共享相同的父申请US 7,148,875。3 法官裁定的关键事实是’875奥迅球探网于2002年8月6日提交,要求美国6,429,846号奥迅球探网的优先权,4 是在同一日期发行的。5

延期申请受美国法典第35条的管辖:

以先前在美国提交的申请中第112(a)条提供的方式或第363条提供的,在先前提交的申请中指定发明人或共同发明人的方式公开的发明奥迅球探网申请应具有以下内容:就该发明而言,具有相同的效力,犹如是在先申请之日提出的,如果 申请奥迅球探网之前 或放弃或终止在第一份申请书上或在类似地享有第一份申请书申请日的利益的申请中,如果该申请书包含或经修改以包含对较早提交的申请书的特定引用,则该程序被放弃或终止。6

被告(HTC)辩称,父母的'846奥迅球探网是在2002年8月6日午夜之后的第二秒颁发的,因此原告(Immersion)不能在该奥迅球探网的发布之前“提交” 875儿童申请。父母,如果是在同一天将孩子提起的。7

原告辩称,这种做法受到奥迅球探网商标局的认可,并指出了MPEP,MPEP指出:“如果在先申请作为奥迅球探网而发出,则如果以后提出的申请与奥迅球探网一起申请就足够了提交的申请在同一日期提交。 。 。该奥迅球探网是在先申请的。”8 原告主张法院应尊重奥迅球探网商标局。9

但是,安德鲁斯法官拒绝在此问题上给予奥迅球探网商标局尊重。10 他解释说,除非法规“在特定问题上是沉默的或含糊的”,否则法院不必推迟奥迅球探网商标局。 11 他在35 U.S.C中解释了“之前”一词。第120条从字面上看,并认为PTO构造错误。12

尽管安德鲁斯(Andrews)法官不相信'846父母的奥迅球探网是在午夜之后的第一秒发布的,但他裁定Immersion有举证责任证明'875儿童奥迅球探网是在2002年8月6日父母授予奥迅球探网之前提出的。13 由于Immersion在这一点上没有提供任何证据,因此三项涉及的奥迅球探网无权享有2002年8月6日之前的优先权。14

最后,双方同意,日本奥迅球探网申请在2002年8月6日之前一年以相同的规格公开。15 因此,安德鲁斯法官裁定,涉及的三项奥迅球探网均按预期无效。16

3月23日,Immersion宣布同意与HTC达成和解和许可协议,但保留对这三项奥迅球探网的无效裁决提出上诉的权利。17 浸没于2015年4月21日向联邦巡回法院提出上诉。该上诉目前于2015年5月7日悬而未决。

在撰写此博客文章时,我们对这一决定可能会影响多少奥迅球探网感到好奇。我们以美国奥迅球探网的7系列为例,使用了300项奥迅球探网作为样本,发现300项奥迅球探网中有2项在发行之日就有续展申请。如果我们可以推断出这一观察结果,那么该决定可能会使多达1%的美国奥迅球探网无效。

1 浸没 Corp.诉HTC Corp.。,编号:CV 12-259-RGA,2015年WL 627425(D。Del。Feb. 11,2015)
2 ID。 at *4.
3 [63](2007年11月15日提交)的美国奥迅球探网号7,982,720; [63]的美国奥迅球探网号为8,031,181(2007年10月30日提交),[63]的美国奥迅球探网号为8,059,105(2008年1月14日提交)。
4 [22],[63](2002年8月6日提交)的美国奥迅球探网7,148,875。
5 [45](2000年1月19日提交)的美国奥迅球探网6,429,846。
6 35 U.S.C.第120条(添加了重点)(省略了内部括号)。
7 浸没,2015年WL 627425,* 3。
8 ID。 (引用《奥迅球探网审查程序手册》§211.01(b)(I)(2014))。
9 ID。
10 ID。
11 ID。 (引用Chevron,U.S.A.,Inc.诉Natural Res。Def。Council,Inc.,467 U.S. 837,843(1984))。
12 ID。
13 ID。
14 ID。
15 ID。 在* 4。还参见日本奥迅球探网申请公开H11-85400,[43](1997年9月11日提交)(奥迅球探网申请于1999年3月30日公开);和[45](1997年9月11日提交)的日本奥迅球探网第4567817号(奥迅球探网申请于1999年3月30日公开)。
16 ID。
17 浸没 Corporation宣布与HTC Corporation达成和解和许可协议,以解决奥迅球探网诉讼. (Mar. 23, 2015), http://files.shareholder.com/downloads/IMMR/113644327x0x817233/577040AF-A955-42D3-89B1-EA0845FF677D/IMMR_News_2015_3_23_Corporate.pdf

shutterstock_288363524许多公司都将某些具有威胁性的奥迅球探网作为“保险”形式,征求了律师的意见,以表现出真诚,并抵制与故意侵权相关的增加的损害赔偿和律师费。在 康米尔诉Cisco Systems,联邦巡回法院裁定:“根据35 U.S.C. §271(b)]。”i 法院的意见并未描述表明真诚所需要的证明,但是可以合理预期律师的胜任意见可以满足这一要求。这种保留有可能强调无效意见的价值,特别是在治疗方法索赔的背景下。实际上,在 康米尔,法院重申,律师对于不侵权的意见是可以接受的,以表明被告的心态及其对间接侵权的影响。 ii 联邦巡回法院现在进一步开放了机会,允许存在无效意见以否定证明侵权诱因的意图。最高法院批准 证书 并于2015年3月31日听取了本案的口头辩论。

负责维护其公司以及非奥迅球探网和生物仿制药公司的奥迅球探网权的内部法律顾问无疑正在密切关注此案,尤其是在执行医疗和诊断方法索赔方面。通常,临床医生直接侵犯这种主张。但是,奥迅球探网权人会根据侵权诱因理论追逐制造相关成套工具和产品的资金雄厚的公司。如果真诚地认为无效是足以否定诱发侵权的特定意图,那么律师关于无效的意见将对仿制药和生物仿制药生产商同样至关重要。例如,在联邦巡回法院下’被控侵权人可以逃避责任 即使法院认定主张的奥迅球探网是有效的。换句话说,被告诱导者可以主张奥迅球探网无效并抗辩,但最终通过主张律师的意见胜诉,以表现出对无效的真诚信念。这种策略给外部顾问带来了风险’无效性意见,其重要性在2004年有所减弱。

在2004年之前,了解竞争对手奥迅球探网的被告侵权者有责任在从事任何可能的侵权活动之前获得有力的法律咨询。如果他们没有履行这项义务,陪审团可以提起诉讼。“adverse inference”在审判期间针对被告犯有故意侵权行为。 2004年,联邦巡回法院取消了陪审团’s ability to draw such an 不利推论. ii i

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克诺尔·布雷姆斯 案例和35 U.S.C. §298适度降低了最高法院律师意见的重要性’s decision in the 康米尔 此案有可能再次提出律师的正式意见,这些意见对于抗辩根据《美国法典》第35卷第75条引起的侵权行为至关重要。 §271(b)。

i 康米尔 USA,LLC诉Cisco Sys。,720 F.3d 1361、1368(联邦制)(省略脚注), h’g en banc被拒绝,737 F.3d 699(联邦调查局,2013年), 证书被拒绝,135 S. Ct。 704(2014), 和证书。部分授予,135 S. Ct。 752(2014)。
ii 康米尔383 F.3d在1367-68。
ii i 克诺尔(Knorr-Bremse)Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH诉Dana Corp.,383 F.3d 1337(Fir。Cir。2014)。
iv 35 U.S.C. §298。

shutterstock_492045028在Commil诉Cisco Systems一案中,联邦巡回法院裁定:“证据证明被告诱导者真诚地认为无效,可能会否定诱导侵权的必要意图。”引用。法院的意见没有探讨表现出真诚的必要证据,但是可以合理预期律师的胜任意见可以满足这一要求,从而有可能使无效意见的重要性复活。

在故意情况下,律师在诉讼过程中的意见的相关性已经降低。 之前 2004年,知道竞争对手奥迅球探网的被指控侵权者有责任在从事任何可能的侵权活动之前获得有力的法律咨询。如果他们没有履行这项职责,则陪审团可以提起诉讼。“adverse inference”审判期间对被告不利。 2004年,联邦巡回法院取消了陪审团’s ability to draw such an 不利推论. 克诺尔·布雷姆斯 Systeme Fuer Nuetzfahrezeuge GMBH v. Dana Corp., et al.

此后,国会将克诺尔公司持有的AIA奥迅球探网编纂为法典,指出“侵权人未能就任何涉嫌侵权的奥迅球探网寻求律师的建议,或者侵权人未向法院或陪审团提出此类建议,不得用来证明被指控的侵权人故意侵权奥迅球探网或侵权人意图诱使奥迅球探网侵权的行为。”35 U.S.C. §298。因此,本法规同时处理故意侵权和诱发侵权,消除了未能提供此类证据的负面推论。但是,当然,该法规并没有禁止将律师的意见用作缺乏意图的证据。

实际上,联邦巡回法院在引用先前的判例法时,在Commil诉Cisco Systems案中重申,关于非侵权的律师意见是可以接受的,以表明被告的心态及其对间接侵权的影响。引用。联邦巡回法院现已为利用律师的意见表明对无效的真诚信念打开了大门。最高法院于2015年3月31日批准了该证书,并听取了本案的口头辩论,并可能在其最终意见中保留该大门。

如果法院同意联邦巡回法院的裁决,则有待辩论,根据PTAB的索赔结构和举证责任标准,无效律师的意见是否足够。联邦巡回法院确认,在PTAB中,最广泛的合理构造标准是适当的,因此在大多数情况下,比起地方法院,奥迅球探网的无效性更高。同样,众所周知的PTAB证明无效的举证责任较低,这使得它成为奥迅球探网挑战者更具吸引力的场所。例如,如果一项奥迅球探网在地区法院得到维护,那么根据PTAB标准,无效律师的有能力意见是否足以表明诚信?

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