shutterstock_153244313PTAB最近被视为先决的两个决定,进一步澄清了请愿人何时有第二次机会向董事会提出专利挑战。为了将PTAB决定指定为优先事项,必须提名该决定-任何人都可以提名,包括公众。然后,首席法官,主任和对此进行表决的大多数PTAB法官必须同意,意见应具有先例性。由于过程的持续时间,决策通常被追溯指定为先决条件。

先前的决定解释了(1)PTAB的禁止反言以逐项主张为基础,并且仅适用于已做出最终书面决定(CBM2014-00176)的那些主张,以及(2)第二项投诉不会重新开始至少在该特定IPR的事实下,在有偏见和无偏见的情况下驳回第一份投诉时,一年内提交请愿书的时间(IPR2015-00937)。

在CBM2014-00176中,1 请愿人要求审查6,950,807美元的权利要求1-42。 PTAB对部分质疑的索赔(索赔1-9、13和34-42)进行了审判,并发布了最终书面裁决,认定这些索赔不具专利权。

同一请愿人要求审查同一专利的其余权利要求(即,权利要求10-12和14-33,它们不是第一项CBM的主题),因此提起了本案。
专利拥有人提出终止第二个CBM的主张,认为在授予后程序中的最终决定适用于“被请愿人质疑的任何专利权利要求,”包括在第一个CBM中提出质疑但未提出的索赔。如果PTAB采取这种方法,请愿人将不受质疑任何有关‘董事会前的807。

但是,PTAB决定“禁止反言适用于逐项主张”因此,禁止反言不适用于未提出的要求,因为这些要求并未导致最终的书面决定。因此,PTAB拒绝了专利所有人’终止第二个CBM的动议。

在IPR2015-00937中,2 问题在于“a complaint” in 35 U.S.C. § 315(b) refers to a first complaint that was dismissed both with 和 without prejudice. 在 other words, the PTAB ruled 上 whether the deadline under § 315(b) barring an IPR from being filed more than 上e year after the date of service of 投诉 applies to the first complaint, or whether the clock restarts after service of the second complaint.

The Petitioner (LG) was served with 投诉 alleging infringement of U.S. 6,513,088 上 two separate occasions: January 11, 2008 和 October 16, 2014. The first complaint was dismissed both with 和 without prejudice. Within 上e year of receiving the second complaint, the Petitioner requested 当事人之间 对'088专利的审查表明,即使该申诉是在第一次投诉被提出后一年提出的:(1)申诉是在收到后一年内提出的“a complaint”从而满足第315(b)条的要求; (2)在驳回第一桩诉讼之后,双方都处于从未提出第一桩申诉的原状,并且(3)公平和公共政策考虑有利于“broad”§315(b)的解释。

PTAB将法定时间表解释为在第一次投诉提出后一年结束,因为双方没有离开,就好像从未提出过第一次投诉所引起的诉讼一样。 PTAB认为,在解决2008年投诉之后,双方实际上并不处于同一立场,因为禁止双方就某些产品提出先前的要求。此外,双方有义务遵守其和解协议的条款。此外,PTAB发现不充分的公平或公共政策原因也没有给LG有机会提交知识产权的机会,例如,LG仍然可以选择在PTO挑战专利权。 单方面 重新检查。

1 Westlake Services,LLC诉Credit Acceptance Corp.,CBM2014-00176,论文28(PTAB 2015年5月14日)。
2 LG Electronics,Inc.诉Mondis Technology LTD。,IPR2015-00937,论文8(PTAB,2015年9月17日)。

shutterstock_558540649密西根州地方法院对专利的起诉增加了另一层复杂性’扩展了对显而易见性类型双重专利的解释(“ODP”) doctrine.1 地方法院 held that a continuation application can, in certain circumstances, invalidate its earlier filed 和 earlier issued parent under ODP. If upheld, patent prosecutors must carefully consider the scope of the claims in a continuation application especially when the parent application/patent receives patent term adjustment (“PTA”)延长有效期。

引用联邦巡回赛’s 吉利德2 决定,地方法院指出“法院应考虑失效日期而非签发日期,以确定专利是否可以根据[ODP]原则用作现有技术专利。”3 有争议的专利(美国专利7,339,149)是参考专利(美国专利7,402,786)的母公司,即针对该专利主张的专利。‘149项专利。专利期限延期(“PTA”), the ‘预期149专利将与继续申请书同时到期,并且不一定涉及ODP的学说。的‘149项专利拥有418天的PTA,因此在其连续申请后到期:

blog-picture.jpg.4

上图暗示‘149 patent 和 the ‘786专利只有一个共同的父申请,但实际上‘786专利是‘149 patent.

地区法院在解释其所有权时,引用了 吉利德,其中指出“期待发明人对其发明及其所有显而易见的变体拥有的所有专利的最早失效日期(而不是发布日期)最适合并符合双重专利原则。”5 但是事实 吉利德 在这种情况下与事实模式有所不同,因为 吉利德,目标专利的提交晚于参考专利。但是,在这种情况下,目标专利,即‘149项专利比参考专利更早提交。联邦巡回法院没有讨论使用提交日期来确定参考专利是否针对其目标专利正确使用的可能性。 吉利德 决定。

地方法院’这项决定如获维持,将意味着专利检察官在提交继续申请之前必须三思而后行,该申请可用于以后使包含PTA的母申请无效。有趣的是,在起诉母公司申请期间,美国专利商标局可能不会在ODP拒绝中引用延续申请。实际上,如果继续申请是在允许母公司申请(但未发布)之后提交的,则引用继续申请的信息披露声明可能是必要的。但是即使那样,ODP拒绝也将是临时的,因为那时候不允许继续进行。在某些情况下,继续申请可以在母申请发布后提交,在这种情况下,甚至不会对母申请作出临时拒绝。因此,尽管地方法院’该决定可能被推翻,与此同时,专利检察官必须仔细考虑任何延续申请中的权利要求范围,尤其是在母申请中包含PTA的情况下。

1 麦格纳电子公司诉TRW,案号1:12-cv-654(2015年12月10日密西根州立法院)。
2 吉利德 Sciences 在 c.诉Natco Pharma Ltd.,753 F.3d 1208(Cir.2014)。
3 麦格纳 at 6.
4 ID。
5 吉利德 在1216年。

shutterstock_464657279Ethicon Endo-Surgery,Inc.诉Covidien LP,多数联邦巡回法院认为,无论是相关法规还是《宪法》均未排除同一专利审判和上诉委员会小组(“委员会”)做出建立专利法的决定。 当事人之间 审查并最终确定所涉索赔的有效性。1

Covidien于2013年3月25日向美国专利商标局提交了请愿书,要求 当事人之间 审查美国专利号8,317,070(“'070专利”)中的权利要求1-14,其理由是,这些权利要求对现有技术而言是显而易见的。董事会于2013年8月26日批准了该请愿书。2 在2014年6月9日的最终决定中,由董事会 当事人之间 评论驳回了Ethicon的所有论点,并发现美国法典第35卷对070专利提出的所有质疑主张均显而易见。 §103。3

Ethicon并未质疑机构决定,而是声称最终决定存在缺陷。它辩称,最终决定是无效的,因为它是由成立该小组的同一小组做出的。 当事人之间 评论。根据Ethicon的说法,由相同的小组做出决定,然后再决定 当事人之间 审查提出了“严重的正当程序问题”。4

联邦巡回赛 in confirming that it had jurisdiction, cited its recent holding in 关于Cuozzo Speed Techs.5 根据联邦巡回法院的裁决,第314(d)条规定:“局长决定是否提 当事人之间 评审是最终的,不得上诉。在此,第314(d)条明确地禁止对[当事人之间 审查],即使是在做出最终决定之后。’但是,这并不排除对最终决定的审查。”6

关于案情,联邦巡回法院援引包括美国最高法院在内的多个法院的几宗先例,裁定在同一委员会小组中合并初裁和终裁职能时,没有正当程序或法定问题。根据多数,“ 当事人之间 审查程序直接类似于地区法院确定是否存在“案情成功的可能性”,然后再决定案件的案情。7

多数人也不同意Ethicon的论点,因为国会(1)专门赋予了主任设立机构的权力,(2)没有明确赋予主任将机构决策权下放给董事会的权力,(3)赋予了董事会权力为了做出最终决定,国会打算将机构和最终决定的职能分开。根据多数,

在法规或法规的历史中没有任何内容表明需要将启动和最终决定的功能分开。 Ethicon忽略了长期存在的规则,即即使没有明确的法定权力,甚至在代理官员负有其他法定职责的情况下,代理主管也暗含授权代理机构内的官员的权力。国会通常会给机构负责人提供比一个人可能完成的任务更多的任务,必须假定机构负责人会将任务委托给下属官员。8

纽曼法官不同意大多数人的说法,即“宪法或法规中没有任何内容可以阻止同一委员会的成员做出决定,然后再提出最终意见。”9 纽曼法官认为,该法规要求将诉讼程序分开进行,第一项要求由院长做出,第二项要求由董事会做出。根据纽曼法官的说法,

进行授予后审查的阈值确定要求局长发现,授予至少一项专利权利要求的可能性更大,而不是没有错误。局长做出上述裁定后,在专利商标局新成立的独立法庭将进行全面审判,并进行调查,证词,专家以及其他涉及地方法院诉讼的陷阱。该审判以及随后的董事会决定均独立于执行局“提起”诉讼程序的决定,并且丝毫没有影响他的决定。10

1 Ethicon Endo-Surgery,Inc.诉Covidien LP,2016年美国应用。 LEXIS 473(联邦政府,2016年1月13日).drugs / guidancecomplianceregulatoryinformation / -guidances / ucm459987.pdf;”>www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/-guidances/ucm459987.pdf(以下简称“ FDA指南”)
2 ID。 at *6
3 ID。 at *7
4 ID。 at *10
5 关于Cuozzo Speed Techs。,LLC,793 F.3d 1268,1273(Cir。2015)。
6 Ethicon Endo-Surgery,Inc.诉Covidien LP,2016年美国应用。 LEXIS 473,* 10(2016年1月13日,美国联邦储备银行)。
7 <span id=”seven”参见,例如,美联储。 R.文明第65页;温特诉自然资源诉。防御理事会有限公司,《美国判例汇编》第555卷第7期,2008年第20期。
8 Ethicon Endo-Surgery,Inc.诉Covidien LP,2016年美国应用。 LEXIS 473,* 17(2016年1月13日,美国联邦储备银行)。
9 ID。 at *29
10 ID。

shutterstock_524795992在最近的两个伴随案件中,联邦巡回法院维持了委员会的决定,即与使用天然立体异构体治疗叶酸缺乏症状有关的主张是显而易见的。

在此期间 当事人之间 审查时,委员会考虑了两个现有技术参考文献:欧洲专利申请,其公开了使用叶酸或合适的活性叶酸代谢物以及B维生素来治疗水平升高的高半胱氨酸(通常与叶酸缺乏有关)。第二参考文献将权利要求书中所述的立体异构体确定为叶酸的“天然代谢产物”。董事会然后得出结论,本领域普通技术人员会被激励去组合这些参考文献,以得出所要求保护的发明。

在知识产权保护期间,董事会还考虑并拒绝了客观性不明显的标记。关于产品的商业成功,委员会认为,这种成功的范围与有争议的索赔没有合理地相称。

关于业界称赞,法院同意委员会的意见,称赞特别针对使用本领域已知的特定立体异构体。法院的结论是,专利所有人未能将行业赞誉的证据与权利要求的新颖性联系起来。同样,发明人对一部分人难以加工叶酸的认识并没有与权利要求的新颖特征充分联系在一起。法院还指出,索赔不限于特定的亚群。

尽管法院认为委员会在评估专利所有者的许可证据方面犯了错误,但它也认为该错误无害。法院指出,委员会在考虑被许可人的产品是否体现了所主张的发明时犯了错误,而是应该考虑许可活动是否由于对专利所主张的主题的承认而产生。然而,法院指出,即使委员会正确地考虑了许可的证据,该证据仍不足以克服明显的强有力证据。

1 2015年12月17日,联邦巡回法院在两起伴随案件中就PTAB裁决提出了上诉, 默克&Cie诉Gnosis S.p.A.,第14-1779号(2015年12月17日,美联储)(Gnosis I)和 南阿拉巴马州医学科学诉Gnosis S.p.A.,第14-1778号(2015年12月17日,美联储)(Gnosis II)。
2 参见Gnosis II, 在3-4点。
3 参见Gnosis II, at 6.
4 请参阅编号。
5 请参阅编号。 在第6-7页中(“ [E]证据与要求保护的发明的新颖特征没有足够的联系。”)。
6 请参阅编号。 在7-8点(法院认为该错误对整体判决“无害”)。

shutterstock_430169764联邦巡回赛 recently denied 陶氏化学ical’s request for rehearing 和 rehearing 整个 of 陶氏化学公司诉Nova Chems。公司 于2015年8月28日决定。1 专家组的裁决发现,当针对要求保护的参数存在多种测量方法时,专利权人必须指定使用哪种方法。要审查法院在 陶氏化学 案例,请参阅我们的上一篇文章 这里.

尽管该命令没有对拒绝作出解释,但该意见包含两项同意和一项异议。
普罗斯特首席法官在戴克法官和华莱士法官的同意下表示:

明确而令人信服的证据是专利无效的标准;建立无限期的责任在于被指控的侵权人;陪审团对事实的调查结果应受到尊重;并且本领域技术人员的知识可能与不确定性问题有关。尤其是,我们同意,如果技术人员会选择一种确定的测量方法,那么即使该专利本身未在Vera Verba中提出,也足以击败不确定性要求。

摩尔法官的同意(纽曼法官,奥马尔利法官和塔兰托法官加入,陈法官部分加入)表示,专家组对该案的看法并没有改变最高法院或联邦巡回法院制定的任何判例法。摩尔法官强调指出,可以依靠外部证据来确定专利说明书是否足够明确,与不确定性的最终法律结论有关的事实调查结果会受到上诉的尊重,证明不确定性的责任最终在于当事人具有挑战性的有效性。 。摩尔法官的同意书承认,她“可能不同意甚至发现令人不安的”小组对案件的解决方案,仅此还不足以进行便民审查。2

奥马利(O’Malley)法官在雷纳(Reyna)法官加入的异议中认为, 陶氏化学 联邦巡回法院一审不应该审理此案,因为联邦民事诉讼规则没有管辖权。奥马利法官强调,联邦巡回法院已经确认了地区法院关于有效性,侵权和损害赔偿的第54(b)条(部分最终判决)。她还指出,在这种情况下,唯一上诉到联邦巡回法院的判决是关于侵权赔偿的计算,而不是不确定性问题本身。因此,奥马利法官断言,所决定的问题不在法院的管辖范围内。

1 陶氏化学公司诉Nova Chems。公司,第14-1431页,(联邦法院,2015年8月28日)(命令要求小组进行小组排练和现场排练)。
2 ID。 (Moore,J.,同意)。

shutterstock_90590239在与Momenta和Sandoz销售的通用版本的依诺肝素有关的伴随案例中,CAFC决定:1

1.根据U.S.C. 35,Teva和Amphastar的依诺肝素产品均未侵权。 §271(g)2因为他们are not “made by”Momenta的专利工艺,以及
2. Amphastar对Momenta专利方法的使用不受35 U.S.C.的保护。第271(e)(1)条安全港。

Momenta对Teva和Amphastar提起诉讼,称(i)Teva’进口依诺肝素产品会侵犯Momenta的‘根据35 U.S.C.获得886专利§271(g),(ii)Amphastar在美国制造依诺肝素的行为侵犯了美国法典第35条第886项专利§271(a),且该侵权行为不属于35 U.S.C.的安全港。 §271(e)(1) 3,以及(iii)Amphastar在美国出售依诺肝素侵犯了‘根据35 U.S.C.获得886专利§271(g)。4

该决定解释了Teva公司在美国不生产依诺肝素,而是将产品进口到美国。5 与Teva不同,Amphastar在美国制造其依诺肝素产品,Momenta断言Amphastar将其专利方法用作制造药物的多步骤过程的中间步骤。6

根据第271(g)条做出的关于侵权的决定的关键在于,Teva和Amphastar的依诺肝素产品是否是“由Momenta的专利“ 分析 。”

美国886年的索赔1述(部分)“ 分析 依诺肝素样品中是否存在非天然存在的糖...”在根据第271(g)条判定不侵权时,法院指出7 那:

1.“'886专利的所有主张权利都针对‘[a] method for 分析 an enoxaparin sample.’”
2.“使用该词‘analyzing’表明实践要求保护的发明需要依诺肝素已经‘made.’”

在考虑Momenta的论点时8,法院得出结论认为,第271(g)节中使用的“制造”的普通含义是“制造”,并延伸到产品的创造或转化,例如合成,组合组件或赋予原材料新的属性。9 但是,法院指出,“制造”并没有扩展到确定已经合成的药物是否具有现有质量或特性的测试中。10

引用其先前的决定 豪宅11,法院裁定某产品不是“为”第271(g)款在美国获得专利的过程“制造”的,而“在[...] 实际综合 法院重申,第271(g)条中的“制造”一词等同于“制造”。

Momenta声称FDA的GMP法规将“药品的“制造”和“加工”定义为包括“药品的测试”和质量控制”的主张被法院驳回,强调该定义适用至21 CFR §210.3(b)(12)12 而非第271(g)条。

关于安菲星’§§271(g)的侵权,基于以下事实,即被告产品不是“通过”专利过程“制造”的,法院“未达到以下问题:如果该专利过程是在国内而不是在国外实施的,则该款是否适用。”13

法院的判决似乎依赖于序言中出现的索赔术语“分析”。除非权利要求序言“为权利要求带来生命和意义”,否则通常不会被视为限制性的。14 此外,当前同步码中的元素用作权利要求书中的限制的前提基础时,前同步码可能是限制性的。15 在这种情况下,法院没有解决索赔序言是否构成限制的问题。

该决定部分取决于索赔是针对“针对下列情况的方法”的事实: 分析 ”请探讨法院是否会:

一种。在涉及“针对……的方法(包括分析产品样品的步骤作为最后一步)的方法”而不是针对“针对……的分析方法”的情况下得出相同的结论?
b。在类似于Momenta诉Teva方案的情况下,确定“包括……[以分析产品样品的步骤作为最后一步的方法]”是否属于§271(g)的含义?

在这两种情况下,法院是否会得出相同的结论取决于各种因素,包括索赔是否还包括传统的制造步骤。因此,此类权利要求的范围可能将不限于“一种分析方法...”。法院可能会认为此类权利要求既涉及产品的制造方法,又涉及质量控制释放测试的方法。

同样,在情况(b)中,由于针对“包括……的方法”的权利要求的范围将不限于“用于分析……的方法”,因此法院可能会更容易地发现该权利要求属于§的含义。 271(g)。

仅关注索赔解释,看看法院面对针对(i)一种分析X的方法(包括包括制造X且最后一步是分析X的方法)的索赔时,法院将做出什么样的判决,将是一件很有趣的事情,例如与针对(ii)的方法相比,该方法包括以下步骤:包括制造X,最后一步是分析X。

1 Momenta Pharma。,Inc.诉Teva Pharma。美国公司,第2014-1274,-1277,-1276和-1278号(美国联邦巡回法院,2015年11月10日)。
2 第271条(g)款规定,“未经授权进口美国或要约在美国境内出售,出售或使用在美国取得专利工艺的产品的人,应承担以下责任:侵权者,如果在该过程专利有效期内发生了产品的进口,销售,销售或使用。在侵犯过程专利的诉讼中,不得因产品的非商业用途或零售而给予侵权救济,除非在本标题下没有针对由于进口或其他用途而提出的侵权的适当救济,要约销售或销售该产品。就本标题而言,在以下情况下,不认为通过专利工艺制造的产品是这样制造的:
(1)通过后续过程进行了重大更改;要么
(2)它变成了另一种产品的琐碎和不必要的组成部分。”

3 Momenta Pharma。,Inc. at 4.
4 ID。 at 5.
5 ID。 at 4.
6 ID。 at 5.
7 ID。 at 11.
8 Momenta认为(i)“制造”是指“制造”,并且(ii)获得专利的方法是“直接用于制造(Teva)产品的关键的临时步骤”,并声称其“使用的方法[ [由Teva提出],从不符合USP要求的依诺肝素的中间原料中选择和分离批次,然后对所选的批次进行“进一步处理”。
9 ID。 at 9.
10 ID。 在8-9。
11 拜耳公司诉Housey Pharm。,Inc.,340 F.3d 1367,1373(Fed。Cir。2003)。
12 Momenta Pharma。,Inc. 在第11章中,“§210.3明确指出,当在标题21(第1章)(“食品和药品”)的第210、211、225和226部分中使用这些术语时,其定义适用。
13 ID。 at 12.
14 在韦特海姆 541 F.2d 257(CCPA 1976)。
15 伊顿公司诉罗克韦尔国际公司,323 F.3d 1332(Fir。Cir。2003)。

shutterstock_405242659在联邦巡回法庭拒绝重审后,诊断测试方法的专利资格仍然不确定 有叶诉Sequenom.1有叶,联邦巡回法院小组发现Sequenom’尽管注意到这项技术具有很高的商业价值,但有关胎儿DNA测试的专利却没有专利资格。小组得出结论,索赔失败 马约’s2 专利资格的两步分析。权利要求书叙述了一种检测胎儿DNA(cffDNA)的方法,该方法可在多种应用中用于胎儿的非侵入性遗传测试。

否认塞奎农’重审的请愿书 整个, 劳里法官, with Judge Moore joining, opined that the patent eligibility test in 马约 过于严格,但最终得出的结论是,联邦巡回小组正确地应用了该测试。戴克法官在另一项同意中解释了得出相同结论的理由。另一方面,纽曼法官本来可以进行庭审,解释说“最高法院的判例不需要[这个]错误决定。”

劳里法官’s concurrence expresses concern that a 广阔 range of claims “of this sort”因...而处于危险之中 马约,它认为,如果某些步骤仅背诵自然法则,那么除了自然法则之外,其余步骤必须具有足够的创新性。 Lourie法官指出,有争议的索赔“包含符合专利条件的主题的核心” because they “依靠或不背诵自然现象或自然法则。”相反,获取母体血清,分离血清等都是需要人工干预的物理步骤。 3

戴克法官’s concurrence takes a different approach, 和 focuses 上 claim breadth. 戴克法官 proposes that claims involving laws of nature should be held patent eligible “如果权利要求的范围足够限于专利申请人发现并付诸实践的新自然法的具体适用。 。 。 。”4 From 戴克法官’从角度来看,该方法将达到适当的平衡,允许发明人阻止他人实施他/她的发明,但不会阻止他人应用自然法。5

纽曼法官’异议人士本应批准进行庭内重审,理由是本案的事实与 马约无数。在 马约纽曼法官(Newman Judge)认为,药品及其代谢产物以前是已知的,而在本案中,索赔要求针对的是新方法。同样,在 无数,这些声明只针对自然现象本身,而所持有的专利仅限于不符合专利资格的基因及其编码的信息。

1 有叶 Diagnostics,Inc.诉Sequenom, 不,请滑动2014-1139(2015年12月2日,美联储)。
2 马约 Collaborative Services诉Prometheus Laboratories,Inc.,132 S. Ct。 1289(2012)。
3 ID。 at 5
4 ID。 at 9
5 ID。 at 11

shutterstock_367887608联邦巡回赛 ruled 上 Wednesday that the Patent Trial 和 Appeal Board’s 当事人之间 审查程序以及大概所有AIA审查程序均未违反美国宪法第三条。1

上诉人MCM Portfolio LLC辩称:“任何撤销专利的诉讼必须在第七条修正案的保护下在第三条法院进行审理”2 因此, 当事人之间 评论,以及所有可能认为专利无效的PTAB评论都是违宪的。

在对MCM做出裁决时,联邦巡回法院依据最高法院的先例,即“当事人之间 审查条款,不违反第三条。”3 法院指出,国会可以将有关公共权利的争议委托给联邦机构(即非第三条法院)。最高法院所定义的公共权利是“与特定联邦政府行动整体相关的权利”。4 法院指出,从实际出发,“如果国会不能授权PTO重新考虑其自己的决定,那的确会很奇怪。”5

关于根据第七修正案进行陪审团审判的权利,联邦巡回法院再次依据最高法院的判例,认为第七修正案“通常不适用于行政诉讼程序”,在这种情况下,此类陪审团审判将大大干扰该机构的审判能力。6 因此,法院认为,由于专利权是美国专利商标局可审查的公共权利,因此第七修正案在没有陪审团的情况下对PTAB的裁决没有任何障碍。

CAFC并未解决MCM关于PTAB犯下的错误主张, 当事人之间 审查,并注意到35 U.S.C.第314(d)条“不得上诉”条款 当事人之间 复审决定“最终且不可上诉”,禁止法院复审该决定。7 但是,法院确实确认了PTAB的最终裁决,即MCM的专利无效。

1 MCM Portfolio LLC诉Hewlett-Packard Company,编号:2015-1091,便笺单(联邦调查局,2015年12月2日)。
2 美国宪法修改。 VII(“在普通法诉讼中,争议价值超过20美元的,应保留陪审团的审判权,并且在美国任何法院,否则不得由陪审团审理任何事实,否则,根据普通法的规则”)。
3 MCM 在9-10
4 MCM 在11(引用 斯特恩诉马歇尔,131 S. Ct。 2594,2613(2011))(省略内部引号)。
5 MCM at 12
6 MCM 第14页(引用省略)。
7 35 U.S.C.第314(d)条(“不得上诉。–局长决定是否根据本条进行当事人之间的复审是最终决定,不得上诉。”); 另请参阅Achates Reference Publishing,Inc.诉Apple 在 c.。,803 F.3d 652(Fir。Cir。2015)。

shutterstock_439759441联邦巡回赛 vacated the PTAB’发现Verinata的非显而易见性’的专利涉及非侵入性产前检查方法,并将案件退还给委员会。1 联邦巡回法院因为无法’得出委员会是否基于PTAB犯错的结论’的意见。董事会的措辞过于含糊,无法就此作出明确的结论。联邦巡回法院在关于撤回和再审案件的解释中,阐明了PTAB可能限制其对现有技术参考文献的考虑的适当情况。

如果PTAB拒绝将相关参考文献视为在相关时间范围内对本领域技术人员的背景理解的证据,那么它就是错误的,这仅仅是因为该参考文献在请愿阶段并未被确定为定义以下内容的组合的现有技术之一:明显性。2 另一方面,如果委员会仅发现在请愿书中援引该论点的论点是不充分的,则委员会不会犯错。3

联邦巡回赛’在同一请愿书中考虑引用的第二参考文献进一步阐明了这个问题。呈请人Ariosa也以另一种理由对委员会的决定提出了质疑,即委员会没有考虑委员会实际上是根据其提出请愿书而提出的参考书的某些实施方式而犯错的。4 联邦巡回赛 disagreed with 有叶 上 this point, finding that 有叶’s Reply relied 上 previously unidentified portions of a prior art reference to make in its obviousness argument.5 董事会引用了37 C.F.R. 42.104(b)(5),它表示请愿书必须确定“用于支持挑战的支持证据以及证据与提出的挑战的相关性,包括确定支持挑战的证据的特定部分。”6 因此,请愿书(而不是答辩书)必须说明参考文献的相关性或确定支持质疑的证据的特定部分。

该决定再次强调必须将所有相关证据放在请愿书中。如果失败,挑战者应尝试将其答复中的任何新证据定性为有关时间范围内有关最新技术水平的背景信息。

1 有叶 Diagnostics诉Verinata Health,Inc.,第2012-1215号,单据。同上(Cir.Cir。十一月16,2016)。
2 ID。 at 11
3 ID。 at 12
4 ID。 at 16
5 ID。 在16-17岁
6 ID。 at 17

shutterstock_232886359为了提高美国专利起诉的质量,美国专利商标局(PTO)于2015年2月启动了增强专利质量计划(EPQI),并在联邦公报中发出了通知和征求意见的请求。 1 评论期于2015年5月结束。根据专利商标局局长Michelle K. Lee的说法,“最高质量的专利可以帮助并促进有效的许可,研究与开发以及未来的创新,而无需诉诸不必要的高成本法院诉讼。通过正确性和明确性,此类专利可以更好地使专利技术的潜在用户能够就如何避免侵权,是否寻求许可以及/或者何时解决专利纠纷做出明智的决定。”2

EPQI的目标有三个:

  • 通过提高专利质量建立对专利制度的更多信心;
  • 使所有发明人都可以理解和使用该系统;和
  • 确保在整个专利申请过程中公平,专业地对待客户。

专利商标局(PTO)在2015年举办了许多活动,以促进有关EPQI的讨论并征求反馈,3 11月6日,PTO主任在博客上发表了对《联邦公报公告》和各种事件的积极回应。主任认为,“ [质量]高质量是履行USPTO核心任务的核心,正如《宪法》所述,这是“促进科学和实用艺术的进步”。USPTO发行至关重要两者都是专利 正确 明确。从历史上看,我们的主要关注点一直是正确性,但是不断发展的专利格局一直在挑战着我们增加对关注度的关注。”4

署长在博客上宣布了两项初始计划,这是美国专利商标局自宣布EPQI以来收到的众多评论和广泛反馈的结果。

首先,PTO将启动“记录试点的清晰度”。在该试点计划下,审查员将包括关键术语的定义,相关的权利要求结构以及允许或拒绝权利要求的更详细的原因,作为专利起诉记录的一部分。从该试点中收集的信息将有助于开发最佳实践,以提高起诉记录的清晰度。

其次,专利商标局(PTO)正在转变其审查数据捕获流程,这是通过确保对专利审查员工作产品的任何审查都遵循相同的过程来统一其内部审查流程。所有审阅者都将通过在线表格“主审阅表格”系统地记录其审阅结果,该表格将与公众共享。通过此过程和表格收集的数据将使PTO能够确定整个机构的审查趋势,包括技术中心,艺术部门和审查员级别。此外,这将使PTO可以确定“记录中是否清楚说明了审查员的行为的原因以及是否存在某种拒绝类型的遗漏。” 5

主任说,这些试验计划的最终结果将是“(1)能够以更高的精度为我们的审查员提供更具针对性和相关性的培训;(2)整个审查机构工作产品的一致性得到提高;以及( 3)美国专利商标局评估考官工作产品的透明度更高。”6

1 增强专利质量计划,位于: http://www.uspto.gov/patent/initiatives/enhanced-patent-quality-initiative.
2 增强专利质量计划:前进,于2015年11月6日发布,网址为: http://www.uspto.gov/blog/.
3 参见例如,有关增强专利质量计划的活动,可从以下网站获得: http://www.uspto.gov/patent/initiatives/enhanced-patent-quality-initiative.
4 同上,强调原文。
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