美国邀请法案(“AIA”)规定了美国专利和商标委员会专利审判和上诉委员会(“PTAB”)的美国专利颁布的授予挑战。一种类型的AIA程序, 席位 审查(“知识产权”)于2012年9月生效,并提供了一个基于已发表的现有技术的挑战专利索赔的无效性的过程。 [1] 在过去五年中呈现的知识产权决策创造了一个法律,解决了PTAB之前与无效挑战有关的各种问题。在最近的知识产权诉讼中,出现了一种新的战略,即发布了一个有趣的第一印象问题,无论是在向美国人民部门进行知识产权的知识产权申请中涉及的专利是否可以避免基于主权免疫辩护的知识产权诉讼。目前的博客文章总结了PTAB将被要求在知识产权中决定的新问题。

IPRS最初主要用于尝试使电子或机械艺术中的专利无效。但是,最近在制药领域的专利越来越多地提高了知识产权的挑战。这里讨论的问题涉及药物专利。 2016年6月3日,Mylan Pharmaceuticals Inc.申请了美国专利8,685,930(“930专利”),随后由Allergan,Inc。拥有,覆盖Restasis®,一种治疗干眼症的眼部制剂(“迈尔兰 IPR”).[2] PTAB在2016年12月8日提出了IPR的决定。[3] Mylan后来加入Teva Pharmaceuticals USA,Inc。和Akorn Inc.在此知识产权诉讼中。 2017年9月8日,Allergan提出了一名专利所有者更新的强制性通知,通知PTAB,即圣雷吉斯莫霍克部落(“部落”)基于兼任Allergan的930专利的分配成为一个真正的派对。部落同一天。[4] 在专利人员的更新的强制性通知中,部落提出了一个特别的外表,要求PTAB留在知识产权调查分辨率的所有诉讼中,以便根据主权免疫力解雇知识产权,指出部落不同意IPR 。[5]

PTAB.于2017年9月11日举行了电话听证会,参加了代表Mylan,Teva,Akorn,Allergan和部落的法律顾问。[6] 在听证会期间,该部落讨论了其主权免疫的主张。 Mylan对主权免疫防御以及部落拟议的议案取得了反作用证,以根据主权豁免。[7] PTAB于2017年9月19日呈现了命令,得出结论是“有关这些程序的涉嫌部落的部落主权免疫问题的简报是有保证的”并授权部落提出议案,以便在主权免疫基础上终止知识产权请愿者向议案提出反对。[8]

Allergan于2017年9月8日公开宣布,它已向部落分配,专利覆盖某些眼药水用于干眼症。[9] 该部落对专利的专利提供了独家许可,包括“930专利”,回报allergan向部署支付了1375万美元的前期支付,每年支付1500万美元。[10] 部落将提出一个议案,以基于部落主权免疫力终止知识产党。[11] Allergan在眼前的专利分配到部落的滴剂是一个竞标,以结束知识产权。[12] Allergan表示,在审查PTAB的先前决定终止关于主权免疫理由的知识产权诉讼后,它达成了部落。[13]

根据第十一修正案,“美国的司法能力不应解释为延伸到法律或股权的任何诉讼,开始或由其他国家公民或任何外国公民或受试者起诉。状态。”[14] 第十一修正案不会阻止国家被另一个州或联邦政府起诉,但它确实提供私人缔约方诉讼的国家免疫力,除非国家的同意。[15] In 联邦海事委员会南卡罗来纳州港口权威最高法院认为,由于州机构的主题行政审判的诉讼程序判决是压倒性地与法院的民事诉讼中的民事诉讼中,第11修正案下的国家主权免疫力延伸至该案件的裁决行政诉讼。 [16]

PTAB.的三个不同面板最近认为,由于主权免疫力,国家政府的实体不受知识产权的约束。第一次举行由PTAB在2017年1月呈现 Covidien LP v。佛罗里达大学研究基金会合并.[17]Covidien,PTAB确定了最高法院的分析 联邦海事委员会 适用于PTAB决定的知识产权。[18] PTAB得出结论,知识产权和民事诉讼之间的相当长的程序相似之处是“足以致力于通过第十一修正案”在知识产权中的豁免权,裁决行政诉讼。[19]

但是,国家的主权免疫不是没有限制:国会有权废除国家主权免疫力,如果国会通过有效行使的权力行事,明确表达其意图消除免疫力,其中意图必须是明显的从“明确的立法声明”。[20] In Covidien,PTAB无法找到任何“明确的,在AIA中的国会表达意图,以发誓免疫的目的 席位 review.”[21] PTAB是“说服第十一修正案免疫律师的机构 席位 反对未豁免主权免疫力的不陈述国家。“[22] 因此,佛罗里达州大学研究基金会作为佛罗里达州的一个武器,由PTAB举办,在知识产权的第十一修正案下享有国家主权免疫力。[23]

在第二个相关的知识产权中, 新奇,Inc。v。马里兰大学巴尔的摩,召开了另一位帕特布小组,以决定马里兰州的第十一修正免疫是否适用于知识产权。[24] 本面板的PTAB表示 Covidien 在案件中,其他小组的决定并没有约束力。[25] PTAB的这个小组经历了根据的一个非常相似的分析 联邦海事委员会南卡罗来纳州港口权威 由小组执行的 Covidien。 PTAB认为马里兰州大学巴尔的摩可以通过在第十一修正案下行使马里兰州的主权免疫性,因为知识产权程序与民事诉讼程序之间的程序的高度相似,并且由于国会没有废除免疫力。[26]

在里面 新奇 知识产权,没有出现免疫豁免问题 Covidien。在 新奇马里兰州巴尔的摩大学曾授予其专利的许可,其中许可协议包括语言,即马里兰大学巴尔的摩,豁免其主权免疫,因为它与被许可人有关,并保留对许可任何非缔约方的主权免疫力。[27] PTAB决定豁免不是马里兰大学巴尔的摩大学的主权免疫一般豁免,并得出结论,无法维持知识产权。[28] 相比之下,Allergan-Tribe许可证特别说明部落“没有并且不会放弃其主权免疫力”。[29] 尽管存在的许可证有差异 新奇迈尔兰 知识产权诉讼程序,预计,在部落和MYLAN提交的简报中,双方都会争论部落是否存在免疫豁免等问题。

在第三个相关的知识产权中, 反应性表面有限公司,LLP v。丰田汽车公司,小组认识到了 Covidien新奇 决策并不绑定它,但确实发现了另外两个面板有说服力的推理。[30] 经历非常相似的分析, 反应表面 小组举行了一所国家大学的居民,这是知识产权挑战的专利共同主人,享有第十一修正案下的国家主权免疫力,因此帕特布从知识产权诉讼中解雇了受理备率。[31]

在上面讨论的三个PTAB决策中,在知识产权诉讼程序中发现主权免疫力,所有相关方都是州政府的实体。当然,部落不是国家或国家实体。但是,根据最高法院的说法 密歇根州湾湾米尔斯印度社区,印度部落是“国内依赖国家”,享有普遍享受的普遍享受的普通法律主权免疫力。[32] 在若干案件中,最高法院在一些案件中,将部落的主权免疫力视为安定的法律,除非有豁免或国会授权,否则对印度部落的任何适合诉讼。[33] 作为依赖国家,印度部落受国大的全体会议。[34] 因此,如果大会发出明确,明确的废除,国会有权删除部落主权免疫力。[35] In the 迈尔兰 IPR继续,部落试图在裁决行政诉讼中断言其普通法主权免疫力,这不是第三条诉讼。

带走

关于避免IPR诉讼方面的部落主权免疫力是否是对PTAB的第一次印象的问题,并将被专利法从业者密切关注的问题。的意义 迈尔兰 案例可能会延伸到知识产权之外。有一个问题是在专利诉讼中是否可以采取类似的方法,例如ANDA诉讼。与专利相关的部落主权免疫力潜在潜在应用的未来可能对专利持有人,涉嫌侵权者以及印度部落来说很重要。


[1] 35 U.S.C. §§311-319。

[2] IPR2016-01127,Paper 3(PTAB 2016年6月3日)。

[3] IPR2016-01127,纸张8(PTAB 2016年12月8日)。

[4] IPR2016-01127,纸张63和展览2085(PTAB 9月8日2017年9月8日)。

[5] IPR2016-01127,纸张63为1(PTAB 9月8日2017年9月8日)。

[6] IPR2016-01127,展览2090(PTAB 2017年9月12日)。

[7] ID。 at 5-7 and 12-18.

[8] IPR2016-01127,纸张74在3(PTAB 9月19日)。

[9] Allergan Transfers Restasis Patents to IPR-Immune Tribe (Law360 September 8, 2017), //www.law360.com/articles/962125?scroll=1.

[10] ID。

[11] ID。

[12] Allergan Deal May Set Stage for More Tribal Patent Pacts (Law360 September 14, 2017), //www.law360.com/articles/963912?scroll=1.

[13] Allergan Transfers Restasis Patents to IPR-Immune Tribe (Law360 September 8, 2017), //www.law360.com/articles/962125?scroll=1.

[14] 美国const。修正。 XI。

[15] See 联邦海事委员会南卡罗来纳州港口权威,535美国743,752(2002)。

[16] 联邦海事委员会,535美国754,759和769。

[17] IPR2016-01274,IPR2016-01275和IPR2016-01276,纸张21(PTAB 2017年1月25日)。

[18] IPR2016-01274,纸张21 at 17(PTAB 2017年1月25日)。

[19] ID。 at 20-24.

[20]佛罗里达州的半洲佛罗里达州佛罗里达州,517美国44,55(1996)。

[21] IPR2016-01274,纸张21 at 26(PTAB 2017年1月25日)。

[22] IPR2016-01274,纸张21 at 27(PTAB 2017年1月25日)。

[23] IPR2016-01274,纸张21在39(PTAB 2017年1月25日)。

[24] IPR2016-00208,Paper 28在4(PTAB 5月23日2017年)。

[25] ID。

[26] IPR2016-00208,纸张28,7,9-12和20(PTAB 2017年5月23日)。

[27] IPR2016-00208,Paper 28在16-17(PTAB 2017年5月23日)。

[28] IPR2016-00208,纸张28,17-18(Ptab 2017年5月23日)。

[29] IPR2016-01127,展览2085以1(PTAB 9月8日)。

[30] IPR2017-00572。 32号文件在4(Ptab Zjuly 13,2017)。

[31] IPR2017-00572,纸张32在11(PTAB 7月13日)。

[32]密歇根州湾湾米尔斯印度社区,134 s.ct. 2028,2030(2014),引用 俄克拉荷马州税收征税。俄克拉荷马州的公民乐队传热部落,498美国505,509(1991),和 Santa Clara Pueblo V.Martinez,436美国49,58(1978年)。

[33]密歇根州湾湾米尔斯印度社区,134 s.ct.在2031(2014年),引用 俄克拉荷马州的Kiowa部落V. Manufacturing Technologies,Inc。,523美国751,756(1998)。

[34]密歇根州湾湾米尔斯印度社区,134 s.ct.在2030年(2014年),引用 美国v。劳拉,541美国193,200(2004年)。

[35]密歇根州湾湾米尔斯印度社区,134 s.ct.在2031(2014年),引用 C&L Enterprises,Inc。V. Citizen Band Potawatomi部落的俄克拉荷马州,532美国411,418(2001)。