《美国发明法》(“ 友邦保险”)规定了美国专利商标局专利审判和上诉委员会(PTAB)对美国专利的授权后质疑。 友邦保险程序的一种, 当事人间 审查(“ IPR”)于2012年9月生效,它提供了一种基于已发布的现有技术相对快速地确定受质疑的专利主张无效性的过程。 [1] 在过去五年中做出的知识产权决定已经建立了一套法律体系,以解决与PTAB提出的与无效性挑战相关的各种问题。在最近的知识产权诉讼中,出现了一种新颖的策略,提出了一个有趣的第一印象问题,即将涉及知识产权诉讼的专利转让给美国印第安部落是否可以避免基于主权豁免抗辩的知识产权诉讼。本博客文章总结了PTAB在IPR中需要决定的新问题。

最初,知识产权主要用于试图使电子或机械领域的专利无效。但是,最近制药领域的专利受到越来越多的IPR挑战。这里讨论的问题涉及一项药品专利。 2016年6月3日,迈兰制药公司(Mylan Pharmaceuticals 在c.)申请了IPR的美国专利8,685,930(“’930专利”)的知识产权,然后由Allergan,Inc.拥有,该专利涵盖了Restasis®,一种治疗干眼症的眼用制剂(“麦兰 知识产权”)。[2] PTAB于2016年12月8日做出建立知识产权的决定。[3] 后来Mylan和Teva Pharmaceuticals USA,Inc.和Akorn 在c.一起参与了这一知识产权程序。 2017年9月8日,Allergan提交了专利所有人的最新强制性通知,以告知PTAB,根据Allergan对930项专利的转让,Saint Regis Mohawk Tribe(“部落”)已成为真正的利益相关方。部落在同一天。[4] 在专利所有人的更新的强制性通知中,部落出现了一个特殊的外观,要求PTAB在知识产权以主权豁免为由驳回知识产权的动议得到解决之前,将所有诉讼保留在知识产权中,并指出部落不同意知识产权。[5]

PTAB于2017年9月11日举行了电话听证会,代表Mylan,Teva,Akorn,Allergan和Tribe的律师参加了听证会。[6] 在听证会上,部落讨论了其对主权豁免权的主张。迈兰(Mylan)对主权豁免权的抗辩以及部落提出的基于主权豁免权而提出的动议提出反对。[7] PTAB于2017年9月19日发布命令,认为“有理由就部落涉嫌的部落主权豁免从这些程序中作简短的陈述”,并授权部落根据主权豁免和知识产权保护申请提起终止知识产权的动议。请愿者提出反对。[8]

艾尔建于2017年9月8日公开宣布,已将涉及某些用于干眼治疗的某些眼药水的专利分配给部落。[9] 部落授予Allergan专有的专利许可,包括930专利,作为回报,Allergan向部落支付了1,375万美元的预付款,并将每年支付1,500万美元的专利使用费。[10] 部落将根据部落主权豁免权提出一项终止知识产权的动议。[11] 艾尔建(Allergan)将滴眼剂的专利转让给了Tribe,旨在终止知识产权。[12] Allergan说,它在审查了PTAB先前以主权豁免为由终止知识产权程序的决定之后,与部落达成了交易。[13]

根据《第十一条修正案》,“美国的司法权不应解释为扩大到另一国公民或外国人的公民或臣民针对美国中的任何一个国家提起或起诉的任何法律或衡平法诉讼。州。”[14] 第十一条修正案并没有阻止一个国家​​被另一个国家或联邦政府起诉,但确实提供了该国家豁免私人当事方提起诉讼的权利,除非得到该国家的同意。[15] In 联邦海事委员会诉南卡罗来纳州州港口管理局最高法院裁定,由于国家机构在主题行政裁决中进行的诉讼与法院的民事诉讼在很大程度上相似,因此,《第十一修正案》对国家主权的豁免扩大到该案件的裁决性行政诉讼。 [16]

PTAB的三个不同小组最近裁定,由于主权豁免权,州政府的实体不受知识产权保护。 PTAB于2017年1月在 科维迪安 LP诉佛罗里达大学研究基金会.[17]科维迪安,PTAB认为最高法院的分析 联邦海事委员会 适用于PTAB决定的IPR。[18] PTAB得出结论,知识产权与民事诉讼之间在程序上有很大的相似性,“足以使《第十一条修正案》赋予各国豁免权”,这是一项裁决性行政程序。[19]

但是,国家的主权豁免并非没有限制:如果国会通过有效行使权力明确表达了其废除豁免的意图,则国会有权废除国家的主权豁免,其意图必须是显而易见的来自“明确的立法声明”。[20] In 科维迪安,PTAB无法在AIA中找到国会“明确,明确的意图废除豁免以达到以下目的: 当事人之间 评论。”[21] PTAB“说服《第十一修正案》豁免书禁止设立 当事人之间 对尚未放弃主权豁免权的不同意的国家进行审查。”[22] 结果,PTAB成立了佛罗里达大学研究基金会公司,作为佛罗里达州的一个分支机构,享有根据《知识产权第十一修正案》享有的国家主权豁免权。[23]

在第二个相关的IPR中, Neochord,Inc.诉马里兰大学巴尔的摩分校,要求PTAB的另一个小组决定对马里兰州的《第11条修正案》豁免是否适用。[24] PTAB的小组指出 科维迪安 该案另一方的裁决不具有约束力。[25] PTAB的这个小组根据 联邦海事委员会诉南卡罗来纳州州港口管理局 如小组在 科维迪安。 PTAB认为,由于知识产权诉讼与民事诉讼之间的程序高度相似,而且国会并未废除马里兰大学巴尔的摩大学,可以根据《第十一修正案》行使马里兰州的主权豁免权,从而适当地终止知识产权。免疫力。[26]

在里面 Neochord 知识产权,没有豁免豁免问题 科维迪安。在 Neochord,马里兰州巴尔的摩大学已授予其专利的许可,其中许可协议包含的语言使马里兰州巴尔的摩大学放弃了与被许可人有关的主权豁免,并对任何非许可方保留了主权豁免。[27] PTAB认为该放弃不是马里兰州巴尔的摩大学对主权豁免的普遍放弃,并得出结论认为不能维持知识产权。[28] 相比之下,Allergan-Tribe许可证明确指出,该部落“没有也不会放弃其主权豁免权”。[29] 尽管在 Neochord麦兰 知识产权诉讼中,预计在部落和迈兰提交的案情摘要中,双方将争论诸如是否豁免部落豁免权之类的问题。

在第三个相关的IPR中, 活性表面 Ltd.,LLP诉Toyota Motor Corporation,小组认为 科维迪安Neochord 决定对此没有约束力,但确实找到了其他两个小组的说服力。[30] 经过非常相似的分析, 活性表面 专家组认为,州立大学的董事是知识产权挑战专利的共同所有人,享有《第十一条修正案》规定的国家主权豁免权,因此PTAB将董事从知识产权诉讼中撤职。[31]

在以上讨论的PTAB的三项决定中,在知识产权诉讼中均享有主权豁免权,所有涉及的当事方均为州政府的实体。当然,部落不是国家或国家实体。但是,据最高法院在 密歇根州诉Bay Mills印度社区,印第安部落是“依附国家”,享有英美法系国家对主权国家通常享有的诉讼豁免权。[32] 最高法院在许多案件中将部落的主权豁免视为已解决的法律,并驳回了对印度部落的任何诉讼,除非获得豁免或国会授权。[33] 作为附属国,印第安部落受到国会的全体控制。[34] 因此,如果国会明确,明确地废除,国会有权废除部落主权。[35] In the 麦兰 在知识产权诉讼中,部落试图在一项裁决性行政诉讼中主张其普通法主权豁免,这不是第三条诉讼。

带走

在避免知识产权诉讼中捍卫部落主权豁免权的问题是PTAB的第一印象,并将由专利法从业者密切关注。的意义 麦兰 该案可能超越知识产权。一个问题是,是否可以在专利诉讼(例如ANDA诉讼)中采用类似的方法。对于专利持有人,涉嫌侵权者,当然还有印度部落来说,与专利相关的部落主权豁免权的潜在应用前景如何。


[1] 看到 35 U.S.C. §§311-319。

[2] IPR2016-01127,论文3(PTAB,2016年6月3日)。

[3] IPR2016-01127,文件8(PTAB,2016年12月8日)。

[4] IPR2016-01127,第63号纸和2085号展览(PTAB 2017年9月8日)。

[5] IPR2016-01127,第63号文件,第1页(PTAB 2017年9月8日)。

[6] IPR2016-01127,展览编号2090(PTAB,2017年9月12日)。

[7] ID。 在5-7和12-18。

[8] IPR2016-01127,第74号文件,第3页(PTAB 2017年9月19日)。

[9] Allergan Transfers Restasis Patents to IPR-Immune Tribe (Law360 September 8, 2017), //www.law360.com/articles/962125?scroll=1.

[10] ID。

[11] ID。

[12] Allergan Deal May Set Stage for More Tribal Patent Pacts (Law360 September 14, 2017), //www.law360.com/articles/963912?scroll=1.

[13] Allergan Transfers Restasis Patents to IPR-Immune Tribe (Law360 September 8, 2017), //www.law360.com/articles/962125?scroll=1.

[14] 美国宪法修改。十一。

[15] 看到 联邦海事委员会诉南卡罗来纳州州港口管理局,美国法典535,743,752(2002)。

[16] 联邦海事委员会,535 U.S. at 754、759和769。

[17] IPR2016-01274,IPR2016-01275和IPR2016-01276,论文21(PTAB,2017年1月25日)。

[18] IPR2016-01274,第21号文件,第17页(PTAB 2017年1月25日)。

[19] ID。 在20-24。

[20] 看到 佛罗里达塞米诺尔部落诉佛罗里达517 U.S. 44,55(1996)。

[21] IPR2016-01274,第21号文件,第26页(PTAB 2017年1月25日)。

[22] IPR2016-01274,第21号文件,第27页(PTAB 2017年1月25日)。

[23] IPR2016-01274,第21号文件,第39页(PTAB 2017年1月25日)。

[24] IPR2016-00208,第28号文件,第4页(PTAB 2017年5月23日)。

[25] ID。

[26] IPR2016-00208,第28号文件,第7、9-12和20页(PTAB,2017年5月23日)。

[27] IPR2016-00208,第28号文件,第16-17页(PTAB,2017年5月23日)。

[28] IPR2016-00208,第28号文件,第17-18页(PTAB,2017年5月23日)。

[29] IPR2016-01127,第2085号展览,2017年9月8日(PTAB)。

[30] IPR2017-00572。 32号文件,第4页(PTAB,2017年7月13日)。

[31] IPR2017-00572,第32号文件,第11页(PTAB,2017年7月13日)。

[32] 看到 密歇根州诉Bay Mills印度社区,134 S.Ct. 2028、2030(2014),引述 俄克拉荷马州税务委员会诉俄克拉荷马州公民乐队Potawatomi部落,498 U.S. 505,509(1991)和 圣克拉拉镇(Santa Clara Pueblo)诉马丁内斯(Martinez),《美国判例汇编》第436卷第49期,第58页(1978)。

[33] 看到 密歇根州诉Bay Mills印度社区,134 S.Ct.在2031(2014)上引用 俄克拉荷马州诉制造技术有限公司的Kiowa部落。,美国523,751,756(1998)。

[34] 看到 密歇根州诉Bay Mills印度社区,134 S.Ct.于2030年(2014年),引述 美国诉拉拉,美国541,193,200(2004)。

[35] 看到 密歇根州诉Bay Mills印度社区,134 S.Ct.在2031(2014)上引用 C&L Enterprises,Inc.诉俄克拉荷马州公民乐队Potawatomi部落,《美国判例汇编》第532卷第411、418页(2001)。