shutterstock_439759441联邦巡回法院撤消了PTAB’发现Verinata的非显而易见性’的专利涉及非侵入性产前检查方法,并将案件退还给委员会。1 联邦巡回法院因为无法’得出委员会是否基于PTAB犯错的结论’的意见。董事会的措辞过于含糊,无法就此作出明确的结论。联邦巡回法院在关于撤回和再审案件的解释中,阐明了PTAB可能限制其对现有技术参考文献的考虑的适当情况。

如果PTAB拒绝将相关参考文献视为在相关时间范围内对本领域技术人员的背景理解的证据,那么它就是错误的,这仅仅是因为该参考文献在请愿阶段并未被确定为定义以下内容的组合的现有技术之一:明显性。2 另一方面,如果委员会仅发现在请愿书中援引该论点的论点是不充分的,则委员会不会犯错。3

联邦巡回赛’在同一请愿书中考虑引用的第二参考文献进一步阐明了这个问题。呈请人Ariosa也以另一种理由对委员会的决定提出了质疑,即委员会没有考虑委员会实际上是根据其提出请愿书而提出的参考书的某些实施方式而犯错的。4 联邦巡回赛 disagreed with Ariosa 上 this point, finding that Ariosa’s Reply relied 上 previously unidentified portions of a prior art reference to make in its obviousness argument.5 董事会引用了37 C.F.R. 42.104(b)(5),它表示请愿书必须确定“用于支持挑战的支持证据以及证据与提出的挑战的相关性,包括确定支持挑战的证据的特定部分。”6 因此,请愿书(而不是答辩书)必须说明参考文献的相关性或确定支持质疑的证据的特定部分。

该决定再次强调必须将所有相关证据放在请愿书中。如果失败,挑战者应尝试将其答复中的任何新证据定性为有关时间范围内有关最新技术水平的背景信息。

1 Ariosa Diagnostics诉Verinata Health,Inc.,第2012-1215号,单据。同上(Cir.Cir。十一月16,2016)。
2 ID。 at 11
3 ID。 at 12
4 ID。 at 16
5 ID。 在16-17岁
6 ID。 at 17