shutterstock_514586758专利的有效期为专利申请的有效期二十年。1 为了补偿发明人因美国专利商标局(“ USPTO”)造成的专利审查不当拖延,国会建立了调整专利期限的系统。在 辉瑞诉李,美国联邦巡回法院检查了由USPTO引起的某些错误是否引起了专利期限调整(“ PTA”)。2

《专利期限保证法》规定了在三种情况下的专利期限的恢复:(i)“ A延迟”,对因美国专利商标局未能在某些审查期限内采取行动而导致的延迟给予PTA; (ii)“ B延误”,对于超过3年的未决申请授予PTA; (iii)“ C延迟”,该裁决授予PTA因干扰,保密命令和上诉而造成的延迟。美国专利商标局通过将A,B和C延迟相加,减去任何重叠的天数,然后减去归因于申请人延迟的任何天数,来计算PTA。3

当准备好发布专利时,USPTO会确定是否已产生任何PTA延迟,并将要恢复已发布专利的任何期限的期限通知申请人。申请人可以通过向美国弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼,对美国专利商标局对PTA的裁定提出上诉。4 关于“延迟”,该法规定恢复专利期限:“如果由于专利商标局未能根据第132条提供至少一项通知或许可通知而延迟了原始专利的发布,根据第151条规定,不得迟于14个月后”–(I)提出申请的日期或(II)国际申请中的国家阶段开始的日期。 5 问题在于“延迟” 辉瑞.

惠氏(Wyeth)于2003年5月2日提交了美国专利申请号10 / 428,894(“’894申请”)。美国专利商标局(USPTO)首次提起诉讼的法定截止日期为2004年7月2日((自提交申请之日起14个月)。 2005年8月10日,即2004年7月2日截止日期后404天,PTO邮寄了限制要求。通常,根据第132条的规定,限制要求将被视为一项专利局诉讼,因为它告知申请人其权利要求被认为是针对单独发明的原因。惠氏答复限制要求的截止日期是2006年2月10日。2006年2月6日,惠氏参加了与审查员的电话采访,并解释说限制要求已从其要求中省略了要求75、76和103-106。对本申请中的各种权利要求进行分类。在面试中,审查员承认限制要求尚未完成,因此同意撤回该限制并发布更正后的限制要求。美国专利商标局(PTO)于2006年2月23日(即2004年7月2日截止日期后601天)发布了更正后的限制要求。

2012年4月10日发布了'894申请并获得了1291天的PTA奖励,其中684天归因于A Delay。在发出第一个限制要求与邮寄更正的限制要求之间的197天之内,PTO并未授予“延迟”。这是197天的问题。

惠氏(Wyeth)对地方法院的判决不服,该判决拒绝判给惠氏(Wyeth)在有关的额外197天期限内恢复专利期限。惠氏(Wyeth)辩称,美国专利商标局的原始限制要求未能满足第132条的通知要求,因为它未能将六个从属权利要求归类为审查员的已定义发明组,因此未能使申请人被告知关于这些从属权利要求的限制要求。

联邦巡回法院不同意惠氏的说法, 除其他外,切斯特诉米勒案,其中法院裁定:“如果拒绝书的内容不足以至于它阻止了申请人承认和试图反驳拒绝书的理由,那么就会违反第132条。”6 第132条仅要求申请人“至少被告知[拒绝]其主张的广泛法定依据,以便他可以确定他可以或应该提供证据的问题”。

联邦巡回法院指出,限制要求提供了充分的理由,申请人可以“承认[e]并寻求[]以抵消拒绝的理由”。因此,由于审查员清楚地定义了可供选择和进一步起诉的发明组,因此申请人被充分告知了审查员限制要求的原因。法院进一步指出,专利起诉的过程通常涉及申请人和审查员职位的变化,审查员根据申请人的建议重新发出办公室诉讼,并不自动意味着申请已被延迟。调整。

纽曼法官不同意,指出问题仅在于必然发生的延误是否属于“ A延误”,应纳入术语调整中。纽曼法官将授予惠氏额外的PTA,理由是法定的目的很明确:如果专利诉讼是由于申请人的过错而延误了专利的发布时间,则专利期限将得到延长以补偿该延迟。

1 35 U.S.C. §154(a)(2)
2 辉瑞公司诉李嘉欣(Michelle K. Lee),第2015-1265号,(联邦法院,2016年1月22日)。
3 35 U.S.C. §154(b)
4 35 U.S.C. §154(b)(4)
5 35 U.S.C. §154(b)(1)(A)
6 切斯特诉米勒,906 F.2d 1574(联邦巡回法院,1990年)。