shutterstock_430479463生源 Idec MA,Inc.诉日本癌症研究基金会, 美国联邦巡回法院裁定,《美国发明法》(AIA)取消了地区法院的标的管辖权,以审查2012年9月15日以后宣布的干涉诉讼中的PTAB裁决。1 因此,联邦巡回法院是在该日期之后宣布的干预上诉的唯一论坛,而在该日期之前宣布的干预的裁决仍可能会在地方法院受到质疑。

该决定具有重大意义,因为联邦巡回法院仅根据PTAB之前的记录审查干扰决定,而地区法院则允许接受新的证据,而不必考虑问题是否在委员会面前提出。2

生源向地方法院提起上诉,要求对PTAB提出异议’根据AIA 35 U.S.C. §146。3 董事会认为,Biogen未能履行其hFIF蛋白质声明与编码此类蛋白质的DNA序列可证明具有专利性区别的负担,以避免通过判断避免排斥。4地区法院认为,根据AIA审理此案没有管辖权,而是根据AIA 35 U.S.C案将其移交给联邦巡回法院复审,而不是驳回该案。 §141。5

联邦巡回法院分析了AIA关于干扰上诉的法定语言,以确定管辖权问题。首先,法院明确指出,AIA§141和§146之前规定了“各方不可撤销地选择的互斥的替代审查途径”。6 因此,如果可以在地区法院进行§146审查的选举,则将取消§141在联邦巡回法院的审查,并剥夺联邦巡回法院的管辖权。7 但是,如果无法进行§146审查,则该转让将赋予§141联邦巡回法院管辖权。8

为了确定是否有§146复审可用,联邦巡回法院需要决定是否对AIA进行了修订9 在2012年9月15日之后取消了地方法院对干扰的第146条复审。10 法院审议了AIA的三个相关部分-§3(n)(1),§6(f)(3)(C)和TCA§1(k)(3)。毫无疑问,根据AIA§3(n)(1),针对2013年3月16日之前提交的申请的干扰程序将继续进行。11 但是,联邦巡回法院认为AIA§6(f)(3)(C)和TCA§1(k)(3)关于司法复审的具体规定掩盖了可以从§推断出的任何一般生存规则。 3(n)(1)。12 因此,法院得出结论认为,AIA及其技术更正仅针对联邦巡回法院在2012年9月15日之后宣布的干扰,对AIA§141进行审查。13 自2013年7月16日宣布对本案进行干预以来,联邦巡回法院裁定地方法院适当地认定其缺乏标的物管辖权。14

该决定对PTAB败诉方具有重大意义,因为他们将不再能够提交新的上诉证据,而这是地方法院允许的。15 联邦巡回法院根据《行政程序法》(APA),对联邦行政机构的决定采用审查标准。 APA§706规定,“审查法院应决定所有相关的法律问题”,但根据§706(2),审查法院必须搁置任何被认定为“任意,反复无常,滥用”的代理行为,调查结果和结论。酌情决定权,否则不符合法律规定”或“在受本标题第556条和第557条约束的案件中,或在法规提供的机构聆讯记录中进行了其他审查的情况下,没有得到充分证据的支持。”因此,联邦巡回法院审查了PTAB de novo的法律结论16 以及PTAB的事实调查结果,以提供充分的证据。17

相反,如果新证据被接受,地区法院将对事实调查结果进行从头审查18 以及在同一记录中的递延代理机构审查标准。19 这导致了实际含义,向地方法院的上诉为上诉人提供了引入新证据的另一个机会。现在,对于2012年9月15日之后宣布的干涉,这种机会将不复存在,因为联邦巡回法院对这些决定进行了唯一上诉。

1 第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 10(联邦法院,2015年5月7日)。
2 Troy诉Samson Mfg。Corp.,758 F.3d 1322,1325(Fed。Cir。2014), h’g denied (2014年8月27日)(引用 Kappos诉Hyatt,132 S. Ct。 1690(2012))。 看到 第146条(规定PTO记录可由任何一方提出动议而被接受,但不要求其成为地方法院诉讼的一部分,并明确表明“有权……作进一步证词”)。
3 生源 Idec MA,Inc.诉Japanese Found。对于癌症研究, 号CIV。 13-13061-FDS,2014 WL 2167677(D.马萨诸塞州,2014年5月22日)。
4 生源,第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 2。
5 ID。
6 ID。 at *4
7 ID。
8 ID。
9 Leahy-Smith美国发明技术更正法案,发布。 L. No. 112-274,126 Stat。 2456(2013)(“ TCA”)。
10 生源,第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 5。
11 ID。 在8点。但是,请参阅AIA§6(f)(3)(A)(前提是董事可以免除待决的干扰,以支持授予后审查)。
12 生源,第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 8。参见AIA§6(f)(3)(C)(规定应将“经修订的§146”视为“视为”以提供对2012年9月16日之前宣布的干扰的审查);另请参阅TCA§1(k)(3)(针对在2012年9月15日之后宣布的干扰,提供AIA§141之前的审查,但AIA§146之前的审查则不提供)。
13 生源,第2014-1525号,2015年WL 2109812,* 8。
14 ID。
15 Troy诉Samson Mfg。Corp.,758 F.3d 1322,1325(Fed。Cir.2014),reh’g被拒绝(2014年8月27日)(引用 Kappos诉Hyatt,132 S. Ct。 1690(2012))。参见§146(前提是任何一方均可提出动议接受PTO记录,但不要求其成为地方法院诉讼的一部分,并明确说明“有权……作进一步证词”)。
16 在埃尔斯纳,381 F. 3d 1125,1127(Fed。Cir。2004)。
17 再加特赛德,203 F.3d 1305,1316(Fed。Cir。2000)。
18 凯悦,132 S. Ct。在1701。
19 摩根诉丹尼尔斯,《美国判例汇编》第153卷第120卷第124-25页(1894)。看到 迪金森诉祖科》,《美国判例汇编》第527卷第150期,第158-60页(1999年)(解释了摩根在区域法院“无附加证词”的情况下,阐明了递延法院/机构审查标准的原则)。