shutterstock_5334801972016年5月9日,美国联邦巡回上诉法院维持了美国专利商标局(PTO)专利审判和上诉委员会(PTAB)的部分裁决,对美国专利号7,566,537(1-6)中的1-6和8进行了审查( ”(537专利)在35 USC的明显性下并非无效§103。1

2013年8月30日,Intelligent Bio-Systems(IBS)提交了一份经修订的请愿书,要求各方对Illumina Cambridge Ltd.(Illumina)拥有的'537专利的某些权利要求进行复审。鉴于某些现有技术,第103节。2 ‘537专利涉及标记核苷酸碱基的合成测序(SBS)方法。索赔1,唯一受审查的独立索赔指出:

1.标记核酸分子的方法, 所述方法包括将核苷酸或核苷分子掺入到核酸分子中,其中所述核苷酸或核苷分子具有经由可裂解的接头与可检测标记连接的碱基,并且所述核苷酸或核苷分子具有核糖或脱氧核糖糖部分,其中核糖或脱氧核糖糖部分包含通过2连接的保护基′ or 3′ oxygen atom, 并且所述保护基可以被修饰或去除以暴露3′OH基和保护基包括叠氮基。3

有3种现有技术参考文献存在争议, ,PTAB决定用聚合酶“描述[标记]核酸分子并最终对其进行测序的过程”,但没有“公开保护包含叠氮基的保护基”。4 Zavgorodny, 但是,他教导说:“叠氮基甲基部分是适合……的精确保护基团,而这个位置正是朱(或钱森)过程中需要保护的位置。”5

在PTAB之前,Illumina提出“普通技术人员不会期望Zavgorodny的叠氮基甲基满足特定标准或Tsien或Ju”,特别是Tsien要求的“定量和快速去除[基本上100%去除]”。6 董事会同意,认为IBS无法证明该索赔在现有技术下是显而易见的。7 IBS质疑董事会的决定。8

在联邦巡回法院之前,IBS认为委员会“通过对成功分析的合理预期”对索赔提出了量化的解理要求而犯了错误。9

联邦巡回法院表示:

成功要求的合理预期是指组合参考文献以达到要求保护的发明的限制的成功可能性。

审计委员会似乎认为,“对成功的合理期望”的询问着眼于人们是否会合理地期望现有技术参考文献能够像预期的那些参考文献一样运作。那不是正确的询问,一个人必须有动力将实现期望的权利与合理的期望结合起来。因此,董事会对缺乏对成功的合理期望的依赖是不恰当的。10

但是,联邦巡回法院同意委员会的最终决定。11

尽管董事会将两种不同的法律概念(对成功的合理期望和合并的动机)混为一谈,但它还是获得了足够的事实调查结果来支持其关于所涉索赔无效的判断。 IBS有责任证明“技术人员将被激励去结合现有技术参考文献的教导来实现所要求保护的发明,并且技术人员将对此成功抱有合理的期望。

尽管委员会使用了宽松的措词,但事实调查结果支持委员会得出结论,即索赔无效。12

其次,由于IBS在其答复摘要中提出了新的论点,因此董事会拒绝考虑该简要说明和随附的专家声明“,因为它发现IBS的答复根据两项法规是不适当的:首先是在37 C.F.R. §42.23(b)规定,“答复只能回应相应异议或专利拥有者回应中提出的论点”,然后在37 C.F.R. §42.6(a)(3),其中规定“不得通过引用将一个文档中的参数合并到另一文档中。”13

联邦巡回法院认为“答复摘要和随附的声明超出了第42.23(b)条规定的答复范围,因此,委员会没有滥用其酌处权排除这些文件。” 14 因此,法院认为不需要确定摘要是否符合§42.6(a)(3)。15

联邦巡回法院强调:

与地方法院的诉讼不同(地方当事人有较大的自由权,可以随着时间的推移并根据新发现的材料来修改和发展其论点),知识产权的快速性质使请愿人有义务在其请愿书中提出诉讼。尽管委员会的要求是严格的要求,但这些要求是请愿人在寻求建立知识产权时必须了解的要求。16

1 Intelligent Bio-Systems,Inc.诉Illumina Cambridge Ltd., 第15-1693号,滑动操作。于2点(2016年5月9日,联邦储备)。
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