shutterstock_99945896一家早期生物技术公司的价值主要取决于其知识产权的质量和范围。因此,这些公司的主要目标是放出并巩固其在技术领域的合理主张。

在尽职调查中确定早期公司的IP资产组合时,许多投资者和收购者倾向于关注与可专利性有关的现有技术问题,以及有朝一日可能因侵犯第三方专利而被起诉的潜在风险所带来的经营自由问题。但是,在技术开发的早期阶段,过分关注可专利性和操作自由可能会错位。

经常被忽视的事实是,实质性的专利起诉往往要经过与专利局多年的谈判才能达成。此外,提出的专利申请中的权利要求集不仅响应审查员的拒绝而不断发展,而且例如跟踪和涵盖潜在候选人选择和临床前产品设计方面的重要发展。

此外,生物技术公司通常会利用35 U.S.C.中规定的安全港。 §271(e)(1)避免对与临床前/临床开发相关的研究活动提出侵权指控。在他们开发技术时,这使他们相对于第三方专利具有一定的自由度。因此,尽管希望早期公司了解其竞争性IP生态系统,但要意识到潜在威胁第三方IP的风险,甚至制定了非正式的游戏计划来应对此类风险;经验丰富的投资者和BigPharma收购方很少要求此类公司实际上会进行现金抽销的许可投资或通过诉讼或其他方式积极攻击第三方专利 当事人间 评论。

因此,在实践中,对于早期阶段的知识产权组合进行复杂的尽职调查通常可以更好地检查技术的另一个完全不同且更为紧迫的方面:所有权链。

在2007年至2012年之间,美国工业生物制药年度报告&D支出下降了约15%。可以合理地假设,BigPharma的内部早期研究计划不成比例地成为了此类削减的受害者。因此,毫不奇怪,我们看到越来越多的最初由公共资助的学术衍生技术通过初创公司流入大公司。

产生这些新技术的发明人通常会与各大学,公司和服务提供商中的其他研究人员合作。虽然大学教授和博士后通常有义务将其发明分配给各自的机构,但工业赞助的研究安排和第三方赠款实体(例如政府机构和慈善机构)可能仍会因知识产权而拥有自己的权利。他们支持的研究。

因此,资金来源,发明者,技术人员,机构和前雇主的错综复杂—特别是在专家人数很少的调查领域—在技​​术控制和所有权问题上代表一个雷区。如果从一开始就无法正确管理,那么一旦技术被认为具有商业价值,受害方认为当以流动性事件的形式传递众所周知的“ cookie托盘”时,“所有权链”问题就会爆发。例。

我们经常帮助处理纠缠不清的所有权问题的各方。在最佳情况下,仅清除关键事务,并在清理所有权问题时可能调整限额表。在最坏的情况下,例如,在USTPO之前故意或故意误称发明人或将发明人排除在外,就因违反合同,违反忠实义务和盗用商业机密而被起诉,甚至被指控为不公正行为。

无论最终由谁来胜诉,在非生产性时间,机会丧失,金钱,焦虑和声誉受损方面的损失无疑是巨大的。当现金和关键人物的关注度很高时,这些在启动阶段就特别痛苦。

因此,在对早期生物技术进行尽职调查时,至关重要的是,要全面列出参与技术资产最早阶段的所有科学家和技术人员的清单。应该仔细分析每个此类人员的贡献,例如他们是否有资格成为合法发明人。根据美国法律,发明权与概念联系在一起,并具体地与专利或专利申请中的权利要求相联系。关于发明人知识的标准尚不清楚。

除了分析发明贡献之外,还必须评估每个这样的人分配其发明权利的义务。例如,某人是否有权保留自己的所有权利,还是有义务分配给各自的雇主/大学?联邦资助的机构是否遵守了《 Bayh-Dole法案》的关键要求,例如iEdison报告?此外,所讨论的发明人是否与资助机构有关系,例如,通过与生物制药行业合作伙伴的赞助研究协议,该协议对所资助的发明拥有例如优先拒绝权。必须尽早进行这些调查,妥善记录这些调查,并收集和分类相关的员工政策,雇用和资助协议,以备将来可能进行的第三方尽职调查时使用。

只有在明确了与知识产权发明人,所有权和控制权有关的事项之后,一家公司才能有效地筹集资金或寻找合作伙伴以利用其知识产权资产。