shutterstock_469823054从生物技术和制药初创公司到Big Pharma,如果没有潜力通过专利保护来收回其大量投资,公司可能不会从事药物开发。1 这些行业严重依赖专利许可来获得投资回报并分散药物开发的风险。从而, 金布尔诉Marvel Entertainment,LLC,2 最高法院重申其判例的地方, 布鲁洛特,3 在设计许可安排时将对制药公司产生重大影响。过期后版税仍然是非法的 本身法院强调,通过许可和其他业务安排,仍然存在多种“完成付款延期和风险分摊”的方式。4

法院维持了已有50多年历史的规定,禁止专利所有人在专利期限届满后收取使用权利要求的发明的使用费,并以此直接解决批评5 这条明线规则。6 该案的基本事实涉及一项“混合”和解协议,其中两项专利权7 和非专利权8 被Kimble授予Marvel,以换取一笔总价以及蜘蛛侠“ Web Blaster”和类似产品未来销售的特许权使用费。9 但是,协议没有规定特许权使用费的有效期。10

第九巡回上诉法院在申明下级法院的判决中,明确表示不愿这样做。 布鲁洛特 规则是“违反直觉的,其理论依据令人信服”。11 尽管协议中还授予了非专利权,但第九巡回法院认为,“包含不可分割的专利和非专利权的许可协议在基础专利的到期日后是不可执行的,除非该协议提供了针对该专利的折扣价。非专利权或其他明显迹象表明所涉及的专利使用费绝不受专利杠杆影响。”12

金布尔认为 布鲁洛特 最高法院应否决该判决,“赞成根据合理规则对到期后使用费条款进行灵活,逐案分析。”13 作为否决的支持 布鲁洛特,金布尔声称 布鲁洛特 “基于对过期后特许权使用费的竞争影响的错误看法”,并且 布鲁洛特 “抑制技术创新,从而损害国家经济” –两者均与制药业特别相关。14 法院通过指出替代方案而放弃了这些论点。 布鲁洛特 叶子开着。15

法院认为,根据 布鲁洛特:协议将专利的到期前使用付款延期至到期后;16 延长特许权使用费的多专利协议“直到双方协议中涵盖的最新运行专利到期;”17 以及将“过期”版税与非专利权联系在一起的“混合”协议,“即使与专利紧密相关”。18 但是对于“混合”协议,缔约方将需要以某种方式证明过期后的专利使用费与非专利权相关联,以使专利和非专利权不被视为“不可分割的”。 ” 19 通常,这将通过分层分层的使用费条款来实现,其中专利权到期后降低使用费率。

法院的分析方法还表明,在宪法授予专利权与反托拉斯法之间的冲突中,目前可能正在审查专利许可协议的哪一部分。20 由于法院在 金布尔 甚至甚至暗示该案可能反过来对金布尔有利 布鲁洛特 是反托拉斯而不是专利案。21

因此,“ [p]授权赋予其持有者某些超能力,”22 但是在授予这些“超级大国”许可时,必须仔细考虑所需的适当语言,以免陷入僵局。 金布尔布鲁洛特。 “有了强大的力量,还必须有更大的责任感,”23 对于起草许可证和和解协议的人来说,意味着继续寻找可以达成相同最终结果的相互同意的语言。例如,明确指出,任何过期后的特许权使用费都与专利发明的使用无关,而是与可能远远超出专利范围的其他知识产权(例如商标,商业秘密)或寻找其他创意业务有关延期支付特许权使用费并在各方之间分散风险的安排。24

鉴于目前的法律状况,建议生物技术和制药公司在许可协议中发挥创造力,以通过专利和非专利手段收回投资。在专利期限结束时(与技术公司相对,专利期限开始最重要),药品的每日收入可能特别重要。例如,生命科学公司应竭力避免申请人在专利商标局提起专利申请的延误,因为这可能会吞噬由于专利商标局延误而导致的任何专利期限调整。

1 看到,例如Henry Grabowski, 专利,创新和获得新药的途径,5 J. INT’L。经济。 L.849,851(2002);布鲁斯·雷曼,国际INTELL。支柱。研究所,药品工业和专利制度2(2003), http://users.wfu.edu/mcfallta/DIR0/pharma_patents.pdf;埃德温·曼斯菲尔德(Edwin Mansfield), 专利与创新:一项实证研究,32 MGMT。 SCI。见173,175(1986)(估计在没有专利保护的情况下不会引入65%的药品,相比之下,其他一些行业减少了8%以下)。将新药推向市场的总成本(包括研究,开发和临床测试)估计在8亿美元到100亿美元之间。参见Joseph A. DiMasi等, 创新的代价:药物开发成本的新估算,22 J. HEALTH ECON。 151,151(2003);马修·赫珀, 发明新药的惊人成本,福布斯(2012年2月10日,上午7:41), http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2012/02/10/the-truly-staggering-cost-of-inventing-new-drugs/
2 第13-720号,2015年WL 2473380(美国,2015年6月22日)。
3 布鲁洛特诉Thys公司,《美国判例汇编》,379 U.S. 29(1964)。
4 金布尔,2015年WL 2473380,* 11。
5 ID。 在* 3 n。 3.(引用 Scheiber诉Dolby Labs。,Inc.,293 F.3d 1014,1017–1018(C.A.7 2002)(Posner,J.)(布鲁洛特 一直受到“严厉批评,在我们看来,以所有适当的尊重,都受到了公正的批评。…。但是,无论其推理有多可疑,甚至与最高法院脱节,我们都无权推翻最高法院的裁决’目前的想法似乎是决定”);艾尔斯& Klemperer, 在不减少创新激励的情况下限制专利权人的市场力量:不确定性和非强制性救济的不正当好处, 97米奇。 L. REV。 985,1027(1999))。
6 ID 。 (* 3)(指示批评者也必须从国会而不是法院寻求救济)。
7 美国专利第5,072,856号(1990年5月25日提交)(由Kimble拥有,该玩具用于允许儿童通过“从手掌上”射击网来扮演“蜘蛛人”的角色)。
8 该协议规定“净产品销售”被“视为包括会侵犯专利的产品销售”。 。 。以及该判决所涉及的Web Blaster产品的销售。” 金布尔诉Marvel Enters。,Inc.,692F。 2d 1156,1159(D.Ariz.2010)。
9 请参阅编号。 在1159-60。
10 请参阅编号。 在1158年。
11 金布尔诉Marvel Enters。,Inc.,727 F.3d 856,857(9th Cir.2013
12 ID。
13 金布尔诉Marvel Entm’t,LLC, 2015年13月720号WL 2473380,* 5(美国2015年6月22日)。
14 ID。 (* 9,11)(理由是,如果各当事方的理想协议被禁止,则可能根本不会达成协议,“这可能会在一开始就阻止发明”,而“突破性技术将永远不会成为现实”)。
15 ID。 at *11
16 ID。 以* 5(引 布鲁洛特诉Thys公司,《美国判例汇编》第379卷,第29卷,31(1964); Zenith Radio Corp.诉Hazeltine Research,Inc.,《美国判例汇编》第395卷第100期,第136页(1969)。
17 金布尔 2015 WL 2473380,第* 5页(引自Brulotte,美国379美国,第30页)。
18 金布尔 2015年WL 2473380,第* 5页(引用3 MILGRIM许可第§18.07,第18-16至18-17页)。
19 金布尔诉Marvel Enters。,Inc.,727 F.3d 856,857(9th Cir。2013)。
20 在各个方面,一个学科或另一个学科一直占主导地位。 见E.&Sons诉National Harrow Co.,《美国法律》第186卷第70(1902)条(规定“一般规则在专利法中是[在]使用或出售权利中的绝对自由”,而“这些法律中的很多目标[都在]”。反托拉斯法在1970年代占据了主导地位。请参阅布鲁斯·威尔逊(Bruce Wilson)的评论,《司法午餐会讲话》部 许可行为法:神话还是现实? (1975年1月21日)(清楚地说明了所谓的“九个无” 本身 反竞争); 也可以看看 《美国谢尔曼反托拉斯法》(U.S.C. 15) §§1-38(2006)(第1和第2节与许可交易最相关);克莱顿法案(U.S.C. 15) §§12-27(2006)(第3和第7节与知识产权交易最相关)。
21 金布尔 2015 WL 2473380,第* 8、10页(理由是“ 遵循先例”在这里适用,因为 布鲁洛特 涉及对35 U.S.C.的法定解释第154条以及财产(专利)和合同(许可协议)方面的优惠 遵循先例 考虑是“在他们的顶峰”,而 遵循先例 拥有“在涉及《谢尔曼法》的案件中的力量不足”。
22 ID。 at *4
23 ID。 于* 12(引用S. Lee& S. Ditko, 15号奇幻作品:“蜘蛛侠” p。 13(1962)。
24 金布尔 2015 WL 2473380,* 11。