shutterstock_5210236992016年4月1日,美国专利和商标局(USPTO)发布了颁发颁发诉讼后的审查实践规则的一些修正,即缔约方审查,拨款后审查,所涵盖业务的过渡计划方法专利,并在2016年5月2日生效的衍生诉讼程序。1 2014年年度,USPTO征求从业人员的投入,以便将审判程序更有效和公平。 2016年4月1日发布的最终规则由于与某些投入有关的规则。本文讨论了以下一些更改。

适用于这些发布后诉讼后所有阶段的规则的一项改变涉及坦率规则,37 CFR 42.11的责任,特别需要提起规则11型的文件,或以后提倡的文件,其中签署论文的人必须证明符合37 CFR 11.18(b)(2)。例如,法律保证纸张中提出的职位,而不是任何不正当的目的。专门要求遵守37 CFR 11.18(b)(2),因为即使在当前变更到37 cfr 42.11之前,从业人员和各方都受到37 cfr 11.18(b)(2)的约束。但是,应该指出的是,更改的是仅仅是规则11型认证的明确要求。规则42.11也被修订,以允许董事会施加任何违反规则42.11的制裁,并且缔约方可以在从董事会收到授权后搬迁,这将授权议案,如果所谓的违规行为尚未及时治愈。但是,根据过去的USPTO经验,预计制裁将不常见。2

目前,专利审判和上诉委员会(PTAB)执行了索赔建设,具有最广泛的合理解释(BRI)。3 但是,2016年4月1日,修订了37张CFR 42.100(b),42.200(b)和42.300(b),以允许双方使用所规定的标准来举办索赔施工。 菲利普斯4 如果移动者证明该专利将在18个月内到期,从申请的申请日的通知中出发。必须在提交请愿书后30天内提交议案,因为USPTO更倾向于解决在机构决策之前适用的索赔建设标准的问题。 5 除非授予议案,否则PTAB将使用BRI索赔施工。

PTAB.在联邦电路中肯定了BRI的使用 Cuozzo.,但最高法院将在未来几个月内决定问题。6 如果最高法院肯定使用BRI,缔约方是否应该搬家 菲利普斯在案例的基础上,必须分析BRI上的型标准。如果索赔由可能更窄的构建 菲利普斯-Type标准而不是Bri,基于现有技术的索赔的无效可能不太可能,但请愿人在发布后的审议未能使涵盖的所有索赔失败时可以在法庭上具有更好的非侵权职位请愿人的产品或活动。对于专利所有者,除了上面讨论的无效潜力与侵权潜力之外,可能更窄 菲利普斯-Type标准可能导致被许可人的产品或活动未被许可证所涵盖,导致专利所有者依赖的皇室收入较少。因此,请愿者和专利所有者都需要分析利弊,以确定它是否应该提交动议 菲利普斯-type标准。

2016年4月1日,通过替换请愿书中的单词计数,专利所有者初步响应,专利所有者响应并向专利所有者回答来修改37 CFR 42.24。但是,包括修改的动议以及对反对派的动作的动议仍然仍然涉及页面限制。 USPTO替换了单词计数的页面限制,以获得管理效率。7 使用单词计数而不是页面限制可以通过鼓励更简洁的主要简报来改善倡导。单词计数也是一种比页面号更精确的方式,以确定PTAB面板必须审查的主要简报中提出的书面信息的数量。

2016年4月1日最终规则还允许在专利所有者初步反应中提交新的推荐证据。8 但是,在新的推荐证据将创造一个真正的重大问题的事实中,这个问题将得到解决的问题,只有在机构决定的阶段。9 尽管如此,专利人员应考虑在初步反应中介绍新的证言证据,因为如果没有真正的重大问题,证据可能有助于说服PTAB小组而不是在发布后审查。即使小组不被新证据相信,专利人员将获得从小组的读取中的读取,以便在决定中,专利人员可以决定该专利应介绍哪些更令人信服的证据所有者响应。

预计其中一些变化将需要调整。可能需要修改过去使用的策略。尽管如此,希望有些从业者会发现至少有一些改变将使发后程序更有效和公平。

1 在专利和审判和上诉委员会之前审判的实践规则修正案,81 FR 18750(2016年4月1日)。
2 ID。 at 18760.
3 ID。 at 18752.
4 菲利普斯 v。Awh公司,415 F3D 1303,1314-1323(FED。CIR。2005)(EN BANC)。
5 81 FR在18753年。
6 在Cuozzo Speed Techs。,LLC, 793 F.3D 1268,1278(美联储。CIR。2015),CERT。 授予亚马特,Cuozzo速度技术。,LLC。 v。李, 136年CT。 890(MEM。)(2016)。
7 18761年81 FR。
8 ID。 at 18755.
9 ID。