shutterstock_309625781奥迅球探网审判和上诉委员会(“PTAB”)最近在IPR2015-00822(“822 IPR”)的合同eStoppel,其中申请人签署了一个“没有挑战”条款的和解协议,不能被认为是妨碍的一个机构 席位 审查奥迅球探网职位的可能偏见不会超过损害损失机会的审查,以挑战办公室前奥迅球探网的索赔。1

合同exoppel为许可协议的法律景观多年来,从加强了纯粹的合同法律协议,以适应联邦政府“有利于不值得奥迅球探网保护的思想的自由竞争”。2

被许可人estoppel背景

从历史上看,被许可人estoppel是“奥迅球探网许可协议下的被许可人无法挑战合同根据合同根据权利的特许权使用费用的许可奥迅球探网的有效性。”该规则于1950年由最高法院提出。3 近二十年后,1969年,最高法院向被许可人estoppel的教义推翻,支持普通名字 李尔 教义,被许可方并非侵害挑战许可奥迅球探网的有效性的原则,以应对侵权或合同索赔。4 法院 李尔 但是,没有讨论被许可方是否作为权利问题,单方面挑战许可奥迅球探网的有效性的能力,同时遵守许可协议。联邦电路 Gen-探测 澄清了这件事时,当持有被许可方必须首先违反许可协议,以便有第三条等等。5 联邦赛道指出,这使得被许可方在不仅支付皇室诉讼,而且还在扶托赔偿损失和律师费用。最高法院 medimmune. v。Genentech,被推翻 Gen-探测.6 最高法院的持有 medimmune.今天代表股票证实,被许可方能够通过支付合同要求的特许权使用权限费用根据许可协议筹集许可奥迅球探网的有效性,同时仍在履行许可协议下。

PTAB.决策

在'822 IPR,DOT Hill Systems Corp.(“Dot Hill”)提交了一个请求要求的请求 席位 审查美国奥迅球探网No.6,425,035 B2(“035奥迅球探网”)和使用所在的进入IPR2014-01197(“1197程序”)。 DOT Hill的请愿书呈现出相同的挑战,并依赖于同一现有技术和专家证词,作为“1197课程”。

在提交知识产权请愿书之前,DOT Hill和Crossroads Systems,Inc。(“十字路口”),“035奥迅球探网人员”是涉及“035奥迅球探网”的多个地区法院诉讼的缔约方。这些诉讼中的诉讼终止于包括“无挑战”条款的和解协议。缔约方在没有挑战条款中同意,DOT Hill不会挑战或参与或援助挑战“035奥迅球探网”的有效性,除非具有法律要求这样做。7

在初步反应中,十字路口争辩, 除其他外,DOT Hill合同侵害挑战“035奥迅球探网”的有效性,因此应该否认申请。 Dot Hill认为,PTAB没有司法管辖权来考虑合同esoppel引用确定的转让人estoppel没有阻止机构的PTAB裁决 席位 review.8 相比之下,十字路口认为,转让人estoppel可区分,合同estoppel植根于公共利益。

PTAB.指出,PTAB案例法缔结的是,“没有明确的[法定]规定规定了肯定的estoppel的防御,例如转让人estoppel,排尿制度 席位 review.”9 因此,PTAB应用于同样的法定分析,结论是,合同estoppel并不排除DOT山,从挑战奥迅球探网局的“035的有效性”。

在决定赠送DOT Hill的申请方面,PTAB对每一方重担了任何偏见。 PTAB指出,由于“0822知识产权”加入“0822知识产权”的额外负担,交叉路将不会被偏见,因为“1197”进行同样的挑战并依赖于相同的现有技术,并且该点山将采取“较低的角色”。相比之下,PTAB强调,DOT Hill将通过失去机会挑战挑战在办公室前的“035奥迅球探网”声明的有效性。

许可方的实际考虑因素

在起草待定诉讼的和解协议时,许可人可以试图通过在结算协议中包括没有挑战条款,以及许可人在发生不成功的有效性挑战的情况下,在USPTO之前防止未来的有效性挑战。例如,许可人可以包括一项规定,其中,如果被许可人必须不成功地挑战USPTO之前奥迅球探网的有效性,则许可人的许可可以例如从独家转换为非独家;导致符合速度提高,结果加快里程碑支付;和/或支付律师费。

1 Dot Hill Systems v。Crossroads Systems,Inc。 ,案例IPR2015-00822,滑动op。 (Ptab 2015年9月17日)(纸书18)。
2 李尔,Inc.V.Adkins,395美国653,656(1969)(省略了引文)。
3 自动无线电制造有限公司榛子研究,Inc。,339美国827,836(1950)。
4 李尔,在673-76./span.>
5 Gen-探测 Inc.V。v y y very,Inc。,359 f.3d 1376(美联储。CIR。2004)。
6 medimmune. Inc.V.Genentech,Inc。,549美国118(2007)。
7 前任。 2207经修订的解决和许可协议,IPR2015-00822(文件72)(“只要许可证仍然有效,Dot Hill同意它不会挑战,参与任何挑战,或援助任何第三方在挑战有效性方面的挑战或者在“972奥迅球探网家庭”中的任何奥迅球探网的可执行性,除非由乘客,法律或任何政府或监管机构的乘客或任何政府或监管机构的要求。
8 IPR2015-00822在6-7(引用 Redline Detection,LLC v。Star Environtech,Inc。,案例IPR2013-00106,滑动op。在4(PTAB 2013年10月1日)(纸张40); 雅典娜自动化有限公司。哈西斯基注塑制士。有限公司,案例IPR2013-00290,SLIP OP。 13(PTAB 2013年10月25日)(纸质18); Palo Alto Networks,Inc.V. Juniper Networks,Inc。,案例IPR2013-00369,滑动op。 11-12(PTAB 2013年12月19日)(纸质16))。
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